Asset Marketing Systems, Inc. przeciwko Gagnon

Asset Marketing Systems, Inc. przeciwko Gagnon
Sąd	Stany Zjednoczone Sąd Apelacyjny dla Dziewiątego Okręgu
Pełna nazwa sprawy	Asset Marketing Systems, Inc. przeciwko Kevinowi Gagnonowi, d/b/a Mister Computer
Zdecydowany	10 września 2008
Historia przypadku
Wcześniejsze działania	Sędzia Rudi M. Brewster doszedł do wniosku, że Gagnon udzielił AMS nieograniczonej licencji na używanie, modyfikowanie i przechowywanie kodu źródłowego programów, co doprowadziło do odrzucenia jego roszczeń o naruszenie praw autorskich i sprzeniewierzenie tajemnicy handlowej.
Opinie w sprawie
Sędzia Milan D. Smith orzekł, że wykonawca Gagnon w sposób dorozumiany udzielił AMS nieograniczonej licencji, w związku z czym AMS nie mogła sprzeniewierzyć tajemnicy handlowej wykonawcy, a umowy o zakazie konkurencji były nieważne.
Członkostwo w sądzie
Sędziowie posiedzą	Barry G. Silverman , Johnnie B. Rawlinson i Milan D. Smith, Jr.

Asset Marketing Systems, Inc. przeciwko Gagnon była sprawą rozpatrywaną przez Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Dziewiątego Okręgu w sprawie dorozumianych licencji na używanie, modyfikowanie i przechowywanie kodu źródłowego programów komputerowych oraz wykonalności umów o zakazie konkurencji . Sąd potwierdził orzeczenie Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Kalifornii, zgodnie z którym Kevin Gagnon, dostawca oprogramowania prowadzący działalność jako „Mr. Computer”, w sposób dorozumiany udzielił Asset Marketing Systems (AMS) nieograniczonej licencji na używanie, modyfikowanie i zachować kod źródłowy programów, które stworzył Gagnon. Sprawa jest godna uwagi, ponieważ Trybunał orzekł, że dorozumiana licencja na oprogramowanie jest udzielana, gdy licencjobiorca żąda stworzenia utworu, licencjodawca tworzy i dostarcza utwór, a licencjodawca zamierza kopiować i rozpowszechniać utwór.

Tło

Tło faktyczne

AMS jest polową organizacją marketingową oferującą wsparcie sprzedażowo-marketingowe podmiotom zajmującym się marketingiem ubezpieczeń. Od maja 1999 r. do września 2003 r. firma AMS zatrudniła firmę Gagnon, niezależnego wykonawcę do woli, do opracowania niestandardowego oprogramowania wspomagającego jej potrzeby w zakresie technologii informatycznych. AMS był największym klientem Gagnon, generując 2 miliony dolarów przychodów i 98 procent jego działalności. Od maja 2000 r. do kwietnia 2001 r. AMS i Gagnon zawarły umowę o świadczenie usług technicznych, ale nic nie wspomniano o licencji.

umowę o zachowaniu poufności ze sprzedawcą (NDA), która dawałaby firmie AMS własność intelektualną opracowaną dla AMS przez firmę Gagnon. Jednak Gagnon twierdził, że dokument był fałszerstwem.

W czerwcu 2003 r. Gagnon zaproponował, aby AMS zawarł umowę z zewnętrznym dostawcą (OVA), aby stwierdzić, że wszystkie informacje wytworzone przez wykonawcę pozostaną własnością wykonawcy i będą licencjonowane dla klienta na zasadzie niewyłączności. AMS odmówił wykonania OVA, ale zamiast tego odpowiedział wersją z czerwoną linią, aby przeczytać, że wszystkie informacje wytworzone przez wykonawcę będą wyłączną własnością klienta. Strony nigdy jednak nie zawarły umowy OVA. Pod koniec czerwca 2003 r. AMS zdecydował o zakończeniu świadczenia usług przez firmę Gagnon. AMS przedłożył Gagnonowi ofertę zatrudnienia, ale Gagnon odmówił. Następnie obie strony ustaliły docelową datę wyjścia na 15 września 2003 r.

18 września 2003 r. Gagnon zażądał od AMS 1,75 miliona dolarów za prawo do dalszego korzystania z programów oraz 2 miliony dolarów za zgodę firmy Gagnon na niesprzedawanie ani ujawnianie programów konkurentom AMS.

23 września 2003 r. AMS odpowiedział zerwaniem relacji z Gagnon. Konsultant AMS zarzucał też liczne problemy z pracą Gagnona. W szczególności Gagnon nadal posiadał kod źródłowy programów i baz danych, które opracował dla AMS. Dlatego AMS zażądał od Gagnon natychmiastowego przekazania wszystkich kopii kodu źródłowego, ponieważ tajemnice handlowe AMS były rzekomo osadzone w oprogramowaniu, co według AMS wykluczałoby jakiekolwiek użycie przez Gagnon.

Również 23 września 2003 r. siedmiu z 12 pracowników Gagnon złożyło rezygnację i rozpoczęło pracę w AMS, aby świadczyć bezpośrednio AMS te same usługi, które wcześniej świadczyły AMS za pośrednictwem firmy Gagnon. Gagnon twierdził, że każdy pracownik podpisał klauzulę o zakazie konkurencji i zgodził się nie podejmować pracy w AMS przez 24 miesiące bez pisemnej zgody Gagnon.

W październiku 2003 r. Gagnon wysłał AMS pismo o zaprzestaniu działalności, twierdząc, że korzystanie z programów było nieautoryzowane, i zażądał od AMS usunięcia „całego oryginalnego i pochodnego kodu źródłowego” z komputerów AMS. AMS odpowiedział, twierdząc, że Gagnon nie może jednostronnie powstrzymać AMS przed używaniem i aktualizowaniem programów, ponieważ posiada nieodwołalną licencję na używanie, kopiowanie i modyfikowanie programów w oparciu o postępowanie stron w ciągu ostatnich dwóch i a- pół roku. AMS stwierdził również, że Gagnon nie mógł korzystać z programów, ponieważ zawierały one tajemnice handlowe AMS. Ponadto AMS odmówił zapłacenia Gagnonowi 1,75 USD i 2 milionów USD, o które Gagnon zażądał we wrześniu.

Tło proceduralne

Sprawa rozpoczęła się, gdy AMS złożył skargę w sądzie stanowym w Kalifornii przeciwko Kevinowi Gagnonowi, prowadzącemu interesy jako Mister Computer, dwóm jego pracownikom oraz nowej firmie Gagnona, National Marketing Technologies, zarzucając między innymi sprzeniewierzenie tajemnic handlowych i konwersję. Gagnon skierował sprawę do sądu federalnego, a następnie złożył powództwo wzajemne, zarzucając naruszenie praw autorskich, nieuczciwą konkurencję w świetle prawa stanu Kalifornia, sprzeniewierzenie tajemnic handlowych, ingerencję w stosunki umowne, celową ingerencję w potencjalną przewagę biznesową i niedbałą ingerencję w potencjalną przewagę biznesową oraz poszukiwanie księgowości oraz ulga deklaratoryjna uznająca Gagnona za właściciela praw autorskich do programów.

Początkowo sąd rejonowy (wówczas sędzia Jones) przekazał roszczenia stanowe AMS z powrotem do sądu stanowego. AMS następnie ponownie przedstawił swoje roszczenia wynikające z prawa stanowego w areszcie jako roszczenia wzajemne wobec federalnych roszczeń wzajemnych Gagnon. Następnie sąd okręgowy przychylił się do wniosku AMS o wydanie orzeczenia w trybie doraźnym co do roszczeń wzajemnych Gagnon. Sąd uznał, że Gagnon udzielił AMS dorozumianej, niewyłącznej licencji na używanie, modyfikowanie i przechowywanie kodu źródłowego programów. W rezultacie roszczenie Gagnon dotyczące sprzeniewierzenia tajemnicy handlowej również zostało odrzucone, a ponieważ między Gagnon a AMS nie istniał żaden sekret handlowy w odniesieniu do kodu źródłowego, umowy Gagnon o zakazie konkurencji zostały uznane za nieważne zgodnie z prawem stanu Kalifornia. Z tych samych powodów pozostałe roszczenia Gagnona wynikające z prawa stanowego nie powiodły się.

Gagnon złożył również wniosek ex parte , prosząc o kontynuację pozyskiwania taśm z kopiami zapasowymi komputerów AMS, ponieważ mogą one zawierać e-maile potwierdzające rzekomo bezprawne nagabywanie pracowników Gagnon przez AMS i pomogłyby ustalić lokalizację kodu źródłowego we wszystkich odpowiednich momentach. Jednak ta prośba została odrzucona z kilku powodów. Po pierwsze, sąd okręgowy ustalił już, że klauzula o zakazie konkurencji w umowach o pracę Gagnon była niewykonalna na mocy prawa stanu Kalifornia, a wszelkie dowody wskazujące na nagabywanie były nieistotne. Po drugie, ponieważ Gagnon przyznał już, że kod źródłowy znajdował się na komputerach AMS, przedstawienie niezbitych dowodów potwierdzających lokalizację kodu źródłowego było niepotrzebne. Wreszcie, ex parte był przedwczesny, ponieważ Gagnon złożył go dopiero po pełnym poinformowaniu obu stron wniosku o wydanie wyroku w trybie doraźnym, a sąd rejonowy uznał sprawę za złożoną.

Sprawa została następnie przeniesiona z sędziego Jonesa do sędziego Brewstera. W tym momencie strony zobowiązały się do oddalenia wszelkich powództw wzajemnych, a AMS wniósł o zwrot honorariów i kosztów adwokackich. Następnie Gagnon odwołał się od wydania wyroku w trybie doraźnym do Dziewiątego Okręgu. Dziewiąty Okręg przyznał tymczasowe aresztowanie, aby sędzia Brewster mógł ponownie rozważyć wydanie przez sędziego Jonesa wyroku w trybie uproszczonym. Po tymczasowym aresztowaniu sąd okręgowy odrzucił wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, odroczył rozstrzygnięcie w sprawie honorariów adwokackich do czasu rozstrzygnięcia apelacji i zwrócił sprawę do Dziewiątego Okręgu.

Roszczenia

  Gagnon twierdził, że dalsze korzystanie przez AMS z sześciu programów stanowiło naruszenie praw autorskich, ponieważ programy były używane przez AMS bez uzyskania licencji lub zgody Gagnon. AMS twierdził, że ma prawo do korzystania z programów i zapewnił trzy linie obrony przed roszczeniem Gagnon o naruszenie praw autorskich: dorozumianą licencję, przeniesienie własności praw autorskich do całej własności intelektualnej Gagnon opracowanej za pośrednictwem NDA oraz 17 USC § 117 . Gagnon odpowiedział, że NDA jest sfałszowanym dokumentem.

Analiza i holdingi

  Dziewiąty Okręg orzekł, że chociaż licencje wyłączne muszą mieć formę pisemną, 17 USC § 204 , udzielenie licencji niewyłącznych nie musi mieć formy pisemnej i może być udzielone ustnie lub w sposób dorozumiany.

Dziewiąty Okręg potwierdził w ten sposób sąd rejonowy, utrzymując, że AMS posiada dorozumianą nieograniczoną, nieodwołalną licencję na programy komputerowe. Chociaż 17 USC §204 wymaga, aby licencje wyłączne były udzielane na piśmie, sąd udzieli licencji dorozumianej, gdy: (1) licencjobiorca zażąda stworzenia utworu; oraz (2) licencjodawca wykonuje tę konkretną pracę i dostarcza ją wnioskującemu licencjobiorcy. Tutaj Gagnon przyznał, że stworzył programy specjalnie dla AMS w odpowiedzi na prośbę AMS i że AMS zapłacił za pracę. Sąd orzekł również, że Gagnon dostarczył programy, instalując je na komputerach AMS i przechowując kod źródłowy na miejscu w AMS, oraz że jego zamiar dostarczenia przejawiał się w jego zachowaniu, w tym wykonanej TSA, OVA, którą przedłożył oraz jego stałe wsparcie techniczne dla AMS.

Ponieważ interakcja Gagnon z AMS dała AMS nieograniczone, niewyłączne upoważnienie do przechowywania, używania i modyfikowania oprogramowania, sąd potwierdził, że nie doszło do naruszenia praw autorskich ani sprzeniewierzenia tajemnicy handlowej. Sąd podtrzymał również orzeczenie sądu okręgowego, że umowy o zakazie konkurencji są bezskuteczne ze względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Gagnon ze względu na nieograniczoną, niewyłączną licencję.

Sąd potwierdził ponadto odrzucenie wniosku Gagnon ex parte , uznając, że Gagnon nie potrzebuje dodatkowych dowodów, aby sprzeciwić się wnioskowi AMS o wydanie wyroku w trybie uproszczonym.