Kontynuacja zgłoszenia patentowego
Zgodnie z prawem patentowym Stanów Zjednoczonych ciągłe zgłoszenie patentowe to zgłoszenie patentowe , które następuje po wcześniejszym zgłoszeniu patentowym i ma pierwszeństwo przed nim . Ciągłe zgłoszenie patentowe może być jednym z trzech typów: kontynuacją, wydzieloną lub częściową kontynuacją. Chociaż wnioski o kontynuację i częściową kontynuację są ogólnie dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych, wydzielone zgłoszenia patentowe są również dostępne w innych krajach, ponieważ taka dostępność jest wymagana na mocy art. 4G Konwencji paryskiej .
Wczesna historia
Od 1838 do 1861 roku wynalazcy mogli składać wnioski patentowe dotyczące ulepszeń swoich wynalazków. Zostały one opublikowane jako „dodatkowe patenty na ulepszenia” i otrzymały numery poprzedzone „AI”. Wydano około 300 takich patentów.
Aktualne prawo
Zgodnie z prawem obowiązującym w Stanach Zjednoczonych, wynalazcy mogą składać kilka różnych rodzajów wniosków patentowych dotyczących nowych ulepszeń swoich wynalazków lub różnych aspektów ich wynalazków. Tego typu zgłoszenia patentowe obejmują „kontynuację”, „podział”, „częściową kontynuację” i „ponowne wydanie”.
Kontynuacja
„Zgłoszenie kontynuacyjne” to zgłoszenie patentowe złożone przez zgłaszającego, który chce dochodzić dodatkowych roszczeń do wynalazku ujawnionego we wcześniejszym zgłoszeniu zgłaszającego („zgłoszenie macierzyste”), które nie zostało jeszcze wydane lub porzucone. Kontynuacja wykorzystuje tę samą specyfikację, co oczekujące zgłoszenie nadrzędne, zastrzega sobie pierwszeństwo na podstawie daty zgłoszenia przez rodzica i musi zawierać nazwisko co najmniej jednego wynalazcy wymienionego we wniosku nadrzędnym. Ten rodzaj zgłoszenia jest przydatny, gdy ekspert patentowy dopuścił niektóre zastrzeżenia, ale odrzucił inne zastrzeżenia we wniosku, lub gdy zgłaszający mógł nie wyczerpać wszystkich użytecznych sposobów zastrzeżenia różnych przykładów wykonania wynalazku.
W trakcie rozpatrywania wniosku o kontynuację wnioskodawca nie może dodawać do specyfikacji dodatkowych ujawnień. Jeżeli wynalazca musi uzupełnić ujawnienie wcześniejszego zgłoszenia macierzystego, musi złożyć wniosek o częściową kontynuację.
Wniosek o kontynuację badania (RCE)
W typowym przypadku rzeczoznawca patentowy bada zastrzeżenia patentowe i poprawki w oryginalnym zgłoszeniu patentowym przez dwie rundy „działań biurowych” przed zakończeniem badania. Jednak często dwie czynności urzędowe nie wystarczą, aby rozwiązać wszystkie problemy w postępowaniu patentowym.
Wniosek o kontynuację badania (RCE) to wniosek wnioskodawcy o kontynuację ścigania po wydaniu przez urząd patentowy „ostatecznego” odrzucenia lub po zamknięciu postępowania „na podstawie meritum” (na przykład przez zawiadomienie o dopuszczeniu (NOA) ). RCE nie jest uważane za kontynuację zgłoszenia patentowego - raczej postępowanie w sprawie oczekującego zgłoszenia jest ponownie otwierane. Wynalazca uiszcza dodatkową opłatę za zgłoszenie i kontynuuje argumentację w swojej sprawie przed rzeczoznawcą patentowym. Żadne RCE nie było dozwolone przed 8 czerwca 1995 r.
programu QPIDS
W świetle częstotliwości RCE w ostatniej chwili spowodowanych znalezieniem nowego stanu techniki oraz dodatkowego obciążenia, jakie te RCE nakładają na badanie, USPTO rozpoczęło program pilotażowy Quick Path IDS. Program umożliwia złożenie „warunkowego RCE” oraz oświadczenia o ujawnieniu informacji (IDS) wraz z petycją. Jeżeli egzaminator uzna, że odniesienia w IDS są istotne, RCE jest wykonywana i badanie zostaje wznowione. Program pilotażowy QPIDS został przedłużony do 30 września 2018 r. [ wymaga aktualizacji ]
Dywizyjny
Zgłoszenie wydzielone również zastrzega pierwszeństwo na podstawie daty zgłoszenia zgłoszenia macierzystego, ale różni się od zgłoszenia kontynuacyjnego tym, że zgłoszenie wydzielone zastrzega odrębny lub niezależny wynalazek „wycięty” ze zgłoszenia macierzystego. Zgłoszenie wydzielone musi mieć wspólnego co najmniej jednego z wynalazców wymienionych w zgłoszeniu nadrzędnym. Zgłoszenie wydzielone jest często składane po wydaniu przez eksperta „wymogu ograniczenia”, ponieważ patent może zastrzec tylko jeden wynalazek (por. Jedność wynalazku ).
Częściowa kontynuacja (CIP)
Zgłoszenie „częściowej kontynuacji” („CIP” lub „zgłoszenie CIP”) to zgłoszenie, w którym wnioskodawca dodaje przedmiot nieujawniony w macierzystym zgłoszeniu patentowym, ale powtarza znaczną część specyfikacji rodzica i udostępnia co najmniej jeden wynalazca z aplikacją nadrzędną. Aplikacja CIP to wygodny sposób zgłaszania ulepszeń opracowanych po złożeniu aplikacji nadrzędnej. Jest następcą wcześniejszych patentów na „dodatkowe udoskonalenia”, o których mowa powyżej. W przypadku wniosku o kontynuację częściową roszczeniem dotyczącym przedmiotu, który został ujawniony również w jednostce dominującej, przysługuje pierwszeństwo podmiotowi dominującemu, natomiast roszczeniom dotyczącym przedmiotu dodatkowego przysługuje tylko data złożenia wniosku o CIP.
Patent dodatkowy jest dostępny w Izraelu, który jest ogólnie podobny do CIP w USA [ potrzebne źródło ]
Wznawiać wydanie
Jeśli wydany patent okaże się wadliwy, właściciel patentu może zrzec się patentu i złożyć wniosek o ponowne wydanie w celu usunięcia wady. Jedna taka wada występuje, gdy wydany patent zastrzega więcej lub mniej niż zakres, do którego uprawniony jest właściciel patentu, przy czym ta ostatnia sytuacja skutkuje „ponownym wydaniem rozszerzającym”. W ten sposób wynalazca może złożyć wniosek o ponowne wydanie z szerszymi roszczeniami i spróbować uzyskać pełne pokrycie, do którego jest uprawniony. Wynalazca nie może jednak dodawać nowych cech do ujawnienia. Wniosek o ponowne wydanie rozszerzenia należy złożyć w ciągu dwóch lat od daty przyznania pierwotnie wydanego patentu. Patent wznowiony ma kod rodzaju E.
Kontrowersje wokół prób zmian USPTO w kontynuacji praktyki
W 2007 USPTO ogłosiło nowe przepisy na mocy 37 CFR (opublikowane 21 sierpnia 2007), które znacząco zmieniłyby procedury dotyczące wniosków o kontynuację przed USPTO . Wcześniej przepisy USPTO zezwalały wynalazcy na złożenie tylu kontynuacji, ile było to konieczne, aby uzyskać pożądany zakres roszczeń. Procedura była krytykowana za tworzenie niepewności co do tego, co jest lub może być objęte danym zgłoszeniem patentowym. Na przykład wynalazca mógł dążyć do wcześniejszego zatwierdzenia roszczeń o ograniczonym zakresie, a następnie kontynuować składanie kontynuacji przez wiele lat, szukając szerszego zasięgu. Na przykład wynalazca Jerome H. Lemelson złożył serię kontynuacji w ciągu trzydziestu lat, aby uzyskać bardzo szeroki patent na czytniki kodów kreskowych . Patent ten został wydany w 1984 roku, długo po tym, jak czytniki kodów kreskowych stały się integralną częścią amerykańskiej gospodarki. Lemelson był wtedy w stanie zebrać ponad miliard dolarów opłat licencyjnych od dużych firm korzystających z czytników kodów kreskowych. (Należy jednak zauważyć, że patenty Lemelsona na rozpoznawanie optyczne były zgodne z zastąpioną od tego czasu zasadą, zgodnie z którą patenty wygasały 17 lat po udzieleniu patentu, niezależnie od tego, kiedy złożono wniosek patentowy. W przypadku patentów złożonych 8 czerwca 1995 r. lub później na mocy Porozumienie TRIPS , kontynuacja patentów wygasa po 20 latach od daty złożenia macierzystego wniosku patentowego, niezależnie od tego, kiedy patent zostanie przyznany. W związku z tym strategia Lemelsona dotycząca „patentów na łodzie podwodne” polegająca na podejmowaniu kroków, które opóźniłyby datę przyznania patentu, nie będzie już przedłużać data wygaśnięcia patentu).
Aby zminimalizować to rzekome nadużycie systemu patentowego, USPTO zaproponowało kilka zmian w zasadach dotyczących liczby kontynuacji, które wnioskodawca może złożyć. Proponowane zmiany zostały ogłoszone 3 stycznia 2006 r., a ich ostateczna forma została opublikowana 21 sierpnia 2007 r., po wprowadzeniu różnych modyfikacji zgodnie z uwagami otrzymanymi w formie publicznego ogłoszenia i komentarza (podczas którego opinia publiczna została zaproszona do wyrażenia opinii na temat proponowanej zasady zmiany). Wiele przepisów w nowych przepisach weszło w życie 1 listopada 2007 r.; jednak pewne dodatkowe wyjątki mają zastosowanie do wniosków o kontynuację złożonych przed datą publikacji 21 sierpnia 2007 r., nawet po 1 listopada 2007 r.
Proponowane zasady ograniczałyby wynalazcę do złożenia dwóch wniosków o kontynuację dla każdego rodzaju wynalazku ujawnionego w pierwotnym zgłoszeniu patentowym, chyba że zgłaszający może wykazać „uzasadniony powód” do złożenia dodatkowych kontynuacji. Ponadto wnioskodawcy mogli złożyć tylko jedno RCE dla każdej „rodziny” wniosków (tj. pokazując „słuszną sprawę”.
Proponowanym zmianom generalnie sprzeciwiali się rzecznicy i rzecznicy patentowi , firmy produkcyjne, firmy biotechnologiczne i niezależni wynalazcy. Obawiano się, że zmiany zasad nie uwzględniają trudności powszechnie napotykanych przy uzyskiwaniu patentu i że zmiany spowodują, że wynalazcy nie uzyskają pełnego zakresu ochrony patentowej, do której są uprawnieni. Grupy utrzymywały również, że zmiany zasad nie były zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontynuacji.
Zmiany zasad były ogólnie preferowane przez firmy programistyczne, firmy elektroniczne i agencje rządowe USA z powodów podanych powyżej. Ci, którzy opowiadali się za zmianami zasad, uważali, że zmiany te były zgodne z prawami rządzącymi praktyką kontynuacji.
W dniu 22 sierpnia 2007 r. Wynalazca, dr Triantafyllos Tafas, pozwał USPTO do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych we wschodnim dystrykcie Wirginii na tej podstawie, że zmiany zasad były sprzeczne z prawem patentowym Stanów Zjednoczonych i dlatego są nieważne. [ niewiarygodne źródło? ] 9 października 2007 r. firma farmaceutyczna GlaxoSmithKline złożyła podobny pozew, domagając się wstępnego nakazu, aby uniemożliwić egzekwowanie nowych przepisów. [ niewiarygodne źródło? ] Sąd połączył obie sprawy i wyznaczył rozprawę w sprawie wniosku GlaxoSmithKline na 31 października, dzień przed wejściem w życie przepisów. [ niewiarygodne źródło? ] 31 października sąd wydał nakaz wstępny, który zabrania USPTO egzekwowania przepisów patentowych dotyczących kontynuacji i roszczeń, które miały wejść w życie następnego dnia. W dniu 1 kwietnia 2008 r. Nakaz stał się trwały, ale w marcu 2009 r. Został uchylony przez Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego .
W październiku 2009 r. USPTO wycofało proponowane zmiany [ wymagane wyjaśnienie ] zasad kontynuacji.