Perfect Web Technologies, Inc. przeciwko InfoUSA, Inc.
Perfect Web Tech., Inc. przeciwko InfoUSA, Inc. | |
---|---|
Sąd | Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego |
Pełna nazwa sprawy | „ Perfect Web Technologies, Inc. przeciwko InfoUSA, Inc.” |
Zdecydowany | 2 grudnia 2009 |
cytaty | 587 F.3d 1324 ; 92 USPQ2d 1849 |
Historia przypadku | |
Wcześniejsza historia | Perfect Web Techs., Inc. przeciwko InfoUSA. , nr 07-CV-80286 ( SD Fla. 24 października 2008). |
Holding | |
Federal Circuit zgodził się z sądem okręgowym, że patent USA nr 6 631 400 był nieważny ze względu na oczywisty charakter roszczeń, utrzymując, że analiza oczywistości w stylu KSR może obejmować odwołanie się do logiki, osądu i zdrowego rozsądku dostępnego zwykłej osobie, gdy jego uzasadnienie jest wystarczająco wyartykułowane. | |
Członkostwo w sądzie | |
Sędziowie posiedzą | Richard Linn , Timothy B. Dyk , Sharon Prost |
Opinie o sprawach | |
Większość | Richarda Linna |
Stosowane przepisy | |
35 USC § 103 , 35 USC § 102(b) , 35 USC § 101 |
Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc. 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009), to sprawa Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego, w której sąd orzekł, że patent może zostać unieważniony ze względu na oczywisty charakter dochodzonych roszczeń . Firma Perfect Web, zajmująca się marketingiem poczty e-mail, pozwała swojego konkurenta InfoUSA za naruszenie patentu , twierdząc, że metoda masowej dystrybucji wiadomości e-mail firmy InfoUSA naruszyła patent nr 6 631 400 (patent 400). Sąd Okręgowy początkowo uznał, że patent nie spełniał nieoczywistości wymogu i dlatego był nieważny. W apelacji Sąd Federalny zgodził się, że patent był oczywisty, ponieważ ktoś o zwykłych umiejętnościach mógł dojść do wniosku patentowego, kierując się zdrowym rozsądkiem.
Tło
Tom DiStefano z Perfect Web Technologies złożył swój patent USA nr 6 631 400, który wypełniał limity masowych wiadomości e-mail, podczas szczytu internetowej bańki technologicznej 13 kwietnia 2000 r. Patent '400 potwierdza kilka twierdzeń dotyczących zarządzania masową dystrybucją poczty e-mail do grup docelowych konsumentów. Przedmiotem sporu było Roszczenie 1, które brzmi następująco:
1. Metoda zarządzania masową dystrybucją poczty e-mail obejmująca następujące kroki:
- (A) dopasowanie docelowego profilu odbiorcy do grupy docelowych odbiorców;
- (B) przesyłanie zestawu masowych wiadomości e-mail do wspomnianych odbiorców docelowych we wspomnianej dopasowanej grupie;
- (C) obliczanie liczby wiadomości e-mail we wspomnianym zestawie masowych wiadomości e-mail, które zostały pomyślnie odebrane przez wspomnianych odbiorców docelowych; I,
- (D) jeśli wspomniana obliczona ilość nie przekracza określonej minimalnej liczby pomyślnie odebranych wiadomości e-mail, powtarzanie kroków (A)-(C), aż obliczona ilość przekroczy wspomnianą określoną minimalną ilość.
Opinia Sądu Rejonowego
W marcu 2007 roku Perfect Web pozwał swojego konkurenta InfoUSA Inc., firmę zajmującą się marketingiem e-mailowym, za naruszenie patentu patentu 400. W odpowiedzi InfoUSA wnioskowało o doraźne orzeczenie nieważności patentu. Po przeprowadzeniu Markmana , ale bez wydania formalnego nakazu budowy roszczenia, sąd okręgowy przychylił się do wniosku InfoUSA i stwierdził, że kroki (A)-(C) były objęte stanem techniki i ten krok (D) byłby „oczywisty dla praktycznie każdego” i że „ostatni krok jest jedynie logicznym wynikiem zdroworozsądkowego zastosowania maksymy„ spróbuj, spróbuj ponownie ”. Na potrzeby odwołania Perfect Web przyznaje, że kroki (A)-(C) zostały ujawnione w odniesieniach do stanu techniki, ale twierdzi, że istnieją faktyczne spory dotyczące kilku kwestii: czy „zdrowy rozsądek” nauczyłby kroku (D), że twierdzenia nie były „oczywiste do wypróbowania” oraz „obecność odczuwanej od dawna potrzeby”. Perfect Web twierdzi, że sąd okręgowy niewłaściwie spojrzał na wynalazek przez przyciemnianą soczewkę z perspektywy czasu i odrzucił zeznania ekspertów, że patent nie był postępem zdroworozsądkowym.
Opinia Federalnego Sądu Okręgowego
Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego potwierdził decyzję Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy przyznającą wyrok w trybie uproszczonym unieważniający patent Perfect Web '400 ze względu na oczywisty charakter dochodzonych roszczeń na podstawie 35 USC § 103.
Zdrowy rozsądek
Federal Circuit zauważył, jak zauważył Sąd Najwyższy w sprawie KSR przeciwko Teleflex , że zdrowy rozsądek może być źródłem powodów do łączenia lub modyfikowania odniesień ze stanu techniki w celu uzyskania opatentowanego wynalazku. Ponadto sąd orzekł, że analiza oczywistości może „obejmować odwołanie się do logiki, osądu i zdrowego rozsądku dostępnego osobie o zwykłych umiejętnościach”, które nie wymagają wyraźnie opinii biegłego. Chociaż sąd wysłuchał zeznań biegłych po obu stronach, stwierdzili oni, że opinie te nie były wymagane do stwierdzenia, jak uczynił to sąd rejonowy, że krok (D) był jednym z „wniosków i kroków twórczych, które osoba o zwykłych umiejętnościach byłaby w stanie zatrudniać."
Jasne, że trzeba spróbować
Nawet jeśli nie zastosowano się do zdrowego rozsądku, Federal Circuit uznał, że roszczenia są nadal oczywiste, ponieważ były oczywiste, aby spróbować. Odnosząc się do sformułowania „oczywistego do wypróbowania”, sąd zidentyfikował problem, który rozwiązuje patent, polegający na „wysyłaniu zbyt małej lub zbyt dużej liczby wiadomości e-mail, aby sprostać ustalonemu limitowi marketingowemu”. Sąd uznał, że biegli wspólnie zidentyfikowali trzy potencjalne rozwiązania: zwiększenie wielkości początkowej listy odbiorców; ponowne wysyłanie e-maili do odbiorców, którzy nie otrzymali ich przy pierwszej próbie; oraz wybranie nowej listy odbiorców i wysłanie do nich e-maili. Ostatnia opcja odpowiadała zastrzeganemu etapowi (D) wynalazku. Sąd zauważa, że „prosta logika” sugeruje, że ponowna próba z nowymi adresami, a nie adresami nieudanymi, zgodnie z zaleceniami opatentowanej metody, byłaby oczywista.
Od dawna odczuwana potrzeba
Federal Circuit odrzucił argumenty Perfect Web, że patent zaspokoił od dawna odczuwaną potrzebę, ponieważ nie dostarczył żadnych dowodów na poprawę wydajności poza „nagim stwierdzeniem”. Sąd, odnosząc się do Asyst Techs., Inc. przeciwko Emtrak, Inc., zasugerował, że jakikolwiek dowód na długo odczuwaną potrzebę byłby niewystarczający, aby „przezwyciężyć [] silne prima facie pokazywanie oczywistości”.
Z powodów wskazanych powyżej sąd podtrzymał doraźne orzeczenie sądu rejonowego o oczywistości dochodzonych roszczeń.
Dalsze wydarzenia
We wrześniu 2010 r. Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wydał nowe wytyczne dla rzeczoznawców patentowych, które aktualizują standardy dotyczące oczywistości i mają na celu zapewnienie wskazówek dotyczących stosowania odrzucenia oczywistości. Zaktualizowane wytyczne obejmują 24 decyzje, w tym Perfect Web, wydane przez Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego od czasu decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 2007 r. w sprawie KSR przeciwko Teleflex . Przypadek Perfect Web został wykorzystany jako „punkt dydaktyczny” dla oczywistych przesłanek do wypróbowania: „tam, gdzie istniała skończona liczba zidentyfikowanych, przewidywalnych rozwiązań i nie ma dowodów na nieoczekiwane wyniki, oczywiste do wypróbowania zapytanie może właściwie prowadzić do prawnego wniosku o oczywistości ”.
Zobacz też
- Graham przeciwko John Deere Co. (1966)
- KSR przeciwko Teleflex (2007)
Linki zewnętrzne
- Tekst dokumentu Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc. 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009) jest dostępny w: CourtListener Google Scholar Leagle Library of Congress Web Archive (poślizg opinii)
- Oficjalna strona InfoUSA
- Oficjalna strona Perfect Web Technologies