Princo Corp. przeciwko ITC

Princo Corp. przeciwko ITC
Sąd Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego
Pełna nazwa sprawy Princo Corp. przeciwko Komisji Handlu Międzynarodowego
Zdecydowany 30 sierpnia 2010
Cytat(y) 616 F.3d 1318 ; 96 USPQ2d 1233
Członkostwo w sądzie
Sędzia(zy) siedzi Randall Ray Rader , Pauline Newman , Haldane Robert Mayer , Alan David Lourie , William Curtis Bryson , Arthur J. Gajarsa , Richard Linn , Timothy B. Dyk , Sharon Prost , Kimberly Ann Moore
Opinie o przypadkach
Większość Brysona, do którego dołączyli Rader, Newman, Lourie, Linn i Moore
Zbieżność Prosta, do którego dołączył Mayer
Bunt Dyk, do którego dołączył Gajarsa
Stosowane przepisy
  Ustawa taryfowa z 1930 r. , 19 USC § 1337

Princo Corp. przeciwko ITC , 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010) to decyzja Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego z 2010 roku , która miała na celu zawężenie obrony przed nadużyciem patentu do roszczeń z tytułu naruszenia patentu. Princo uznał, że stroną występującą w obronie patentu jest nadużycie, przy braku przypadku tzw. per se niewłaściwego użycia, musi wykazać zarówno „wykorzystywanie” egzekwowanego przeciwko niemu patentu, jak i istotny skutek antykonkurencyjny wykraczający poza uzasadniony zakres tego prawa patentowego. W swoim orzeczeniu sąd podkreślił, że zarzucane nadużycie musi dotyczyć patentu będącego przedmiotem postępowania, a nie innego patentu.

Opinia większości zasadniczo „uwikłała [d] orzecznictwo w sprawie niewłaściwego stosowania patentów z koncepcjami antymonopolowymi”. Jednakże późniejsza opinia Sądu Najwyższego w sprawie Kimble przeciwko Marvel Entertainment, LLC wskazuje zdecydowanie w przeciwnym kierunku, odrzucając połączenie nadużyć i przepisów antymonopolowych i nalegając, aby ucieleśniały one różne polityki.

Tło

Komisja Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (ITC) przeprowadziła dochodzenie w sprawie rzekomego naruszenia przez firmę Princo patentów amerykańskiej firmy Philips Corporation w drodze importu dysków optycznych — płyt kompaktowych do nagrywania („CD-R”) i płyt kompaktowych wielokrotnego zapisu („CD-RW”) (łącznie „płyty CD-R/RW”). Urządzenia te i powiązane z nimi technologie zostały opracowane w latach 80. i 90. XX w., głównie przez współpracujące firmy Philips i Sony. Spółki te opracowały również standardy techniczne w celu zapewnienia, że ​​dyski CD-R i CD-RW wyprodukowane przez różnych producentów będą kompatybilne i możliwe do odtwarzania na nowych maszynach, a także na istniejących maszynach, które zostały zaprojektowane do odczytu wcześniejszych generacji płyt kompaktowych („CD”) i płyty kompaktowe „tylko do odczytu” („płyty CD-ROM”). Standardy płyt CD-R i CD-RW zostały zebrane w publikacji zwanej „Pomarańczową Księgą”.

Opracowując standardy CD-R/RW, inżynierowie Sony i Philips opracowali różne rozwiązania problemu kodowania informacji o pozycji na płycie, tak aby czytnik/nagrywarka CD mogła zachować prawidłowe położenie podczas zapisywania danych na płycie, co zastrzeżone w odpowiednich patentach — patencie Sony Lagadec i patentach Phillipsa Raaymakersa. Inżynierowie z obu firm zgodzili się, że podejście Raaymakers „było proste i… działało bardzo dobrze”. ITC stwierdziła, że ​​z kolei podejście Lagadec było „podatne na błędy” i byłoby „bardzo trudne” do wdrożenia. Dlatego też firmy Philips i Sony zgodziły się włączyć podejście Raymakers do Pomarańczowej Księgi jako standard produkcji płyt CD-R/RW.

Firmy Sony i Phillips połączyły patenty potrzebne do wdrożenia standardów, a Phillips został wyznaczony na administratora odpowiedzialnego za udostępnianie licencji branży. Firma Philips zaoferowała kilka różnych licencji „pakietowych” patentom Philipsa i Sony (oraz kilku innych posiadaczy patentów). Firma Philips uwzględniła w pakietach patentowych te patenty, które uznała za potencjalnie niezbędne do wyprodukowania płyt CD-R lub CD-RW zgodnych z Orange-Book, w tym patenty Raaymakers i Lagadec. Licencje pakietowe zawierały ograniczenie „zakresu zastosowania”, ograniczające licencjobiorców do korzystania z licencjonowanych patentów do produkcji płyt zgodnie ze standardami Orange Book. Po 2001 roku firma Philips zaoferowała dodatkowe opcje pakietów, dzieląc patenty na dwie kategorie, określane jako „niezbędne” i „nieistotne” w przypadku produkcji płyt CD.

Pod koniec lat 90. Princo (tajwański producent, znany również jako Princo Corp lub Princo Corporation) próbował produkować płyty i importować je do Stanów Zjednoczonych, w związku z czym zawarł umowę licencyjną pakietu z firmą Philips. Wkrótce jednak Princo przestało płacić wymagane umową opłaty licencyjne. Następnie Philips złożył skargę do ITC, utrzymując, że Princo naruszył artykuł 337 Ustawy taryfowej z 1930 r. , 19 USC § 1337, importując płyty CD-R i CD-RW, które naruszają patenty firmy Philips.

Princo w ramach obrony przed naruszeniem podniosło nadużycie patentu. ITC odrzuciła teorię, jakoby Philips niewłaściwie powiązał patent Lagadec z licencją na basen, ponieważ patent ten nie był niezbędny w przypadku płyt zgodnych z Orange Book. Odrzucił również teorię, jakoby patenty Lagadec i Raaymakers obejmowały potencjalnie konkurencyjne technologie oraz że Philips i Sony wykluczyły potencjalną konkurencję między nimi, zgadzając się, że patent Lagadec będzie dostępny wyłącznie w ramach licencji pakietowych na płyty zgodne z Orange Book.

Orzeczenie Okręgu Federalnego

Po kilku wstępnych decyzjach sprawa trafiła do Federal Circuit en banc . Sąd stwierdził (6-2-2), że zarzucane zachowanie nie stanowiło nadużycia patentu i dlatego podtrzymał postanowienia ITC przyznające ulgę przeciwko Princo. Dwóch sędziów zgodziło się z wyrokiem; dwóch sędziów nie wyraziło sprzeciwu.

Opinia większości

Sędzia Bryson pisał w imieniu większości. Swoją analizę doktryny nadużycia patentu zaczął od scharakteryzowania „podstawowej zasady nadużycia patentu: właściciel patentu może wykorzystać swój patent, ale nie może go wykorzystać do nabycia monopolu nieobjętego patentem”. Następnie odniósł się do scharakteryzowania przez Federal Circuit nadużycia „jako aktu właściciela patentu polegającego na niedopuszczalnym rozszerzeniu fizycznego lub czasowego zakresu udzielenia patentu ze skutkiem antykonkurencyjnym”. Następnie podsumował orzecznictwo Federal Circuit dotyczące niewłaściwego użycia:

Doktryna o nadużyciu patentu opiera się zatem na opartej na polityce chęci „uniemożliwienia właścicielowi patentu korzystania z patentu w celu uzyskania korzyści rynkowej wykraczającej poza tę, która wynika z ustawowego prawa patentowego”. Wynika z tego, że kluczowym pytaniem w ramach doktryny nadużycia patentu jest to, czy narzucając dany warunek, właściciel patentu w niedopuszczalny sposób rozszerzył fizyczny lub czasowy zakres udzielenia patentu i uczynił to w sposób wywołujący skutki antykonkurencyjne. Jeżeli właściciel patentu nie wykorzystał swojego patentu poza zakresem praw przyznanych mu przez ustawę patentową, nie stwierdzono nadużycia.

Podkreślił znaczenie uznania praw właścicieli patentów do korzystania z ich patentów przy ustalaniu, czy dany warunek licencji skutkuje niedopuszczalnym rozszerzeniem udzielonego patentu i tym samym stanowi nadużycie: „patent zaczyna od znacznych praw wynikających z udzielenia patentu, w tym prawo do zniesienia wynalazku, jednocześnie uniemożliwiając innym korzystanie z niego, udzielania innym licencji lub odmowy udzielenia licencji, […] do pobierania takich opłat licencyjnych, na jakie pozwala dźwignia monopolu patentowego, oraz do ograniczania *1329 zakresu prawa patentowego licencji na określone pole użytkowania.” Dlatego też, upierał się, doktryna o nadużyciu patentu „w dużej mierze ogranicza się do kilku konkretnych praktyk, za pomocą których właściciel patentu zdawał się próbować„ przedłużyć ”udzielenie patentu poza jego ustawowe granice”.

Podkreślił, że nie każde bezprawne zachowanie związane z wykorzystywaniem praw patentowych jest nadużyciem: „Uznając wąski zakres doktryny, podkreśliliśmy, że obrona w postaci nadużycia patentu nie jest dostępna dla domniemanego sprawcy naruszenia tylko dlatego, że właściciel patentu angażuje się w jakiś rodzaj bezprawne postępowanie handlowe, nawet takie, które może mieć skutki antykonkurencyjne.” Zatem:

O ile dowód naruszenia prawa antymonopolowego wskazuje, że właściciel patentu dopuścił się bezprawnego postępowania mającego skutki antykonkurencyjne, nie oznacza to nadużycia patentu, o ile dane zachowanie nie ogranicza korzystania z tego patentu i czyni to w jeden ze specyficznych sposobów, które uznano, że wykracza ona poza szeroki zakres udzielenia patentu.

Następnie sędzia Bryson odniósł się do poprawki 35 USC § 271(d) z 1988 r., która stanowi, że nadużyciem nie jest (i) odmowa udzielenia licencji na patent lub (ii) wiązanie licencji na podstawie jednego patentu z akceptacją licencji na podstawie inny patent, chyba że właściciel patentu ma władzę rynkową na właściwym rynku dla pierwszego takiego patentu. Sędzia Bryson powiedział, że większość w tej sprawie nie zaakceptowała argumentu odmiennych sędziów, że § 271 (d) nie uodpornia na uzgodnione odmowy udzielenia licencji. Doszedł do wniosku, że ta część prawa patentowego jasno stwierdza, że ​​Kongres „starał się ograniczyć [doktrynę nadużycia] do zachowań antykonkurencyjnych właścicieli patentów, którzy wykorzystują swoje patenty w celu uzyskania korzyści ekonomicznych poza uprawnionym zakresem udzielenia patentu”.

Wracając następnie do faktów w tej sprawie i sposobu, w jaki powyższa analiza doktrynalna odnosiła się do nich, sędzia Bryson stwierdził, że kwestionowane zachowanie Philipsa „przedstawia zupełnie inny scenariusz od spraw zidentyfikowanych wcześniej przez Sąd Najwyższy i ten sąd jako implikujące doktrynę patentową nadużywanie." W tym przypadku:

Philips nie nakłada restrykcyjnych warunków na korzystanie z patentów Raaymakers w celu rozszerzenia fizycznego lub czasowego zakresu tych patentów. Zamiast tego rzekomy akt nadużycia patentu. . . było rzekome porozumienie horyzontalne między firmami Philips i Sony mające na celu ograniczenie dostępności patentu Lagadec – zupełnie innego patentu, którego nigdy nie powołano w pozwie o naruszenie przeciwko Princo. Nawet gdyby wykazano istnienie takiego porozumienia i nawet gdyby wykazano, że ma ono skutki antykonkurencyjne, porozumienie horyzontalne ograniczające dostępność patentu Sony na Lagadec nie stanowiłoby niewłaściwego wykorzystania patentów Philipsa Raaymakers ani żadnego z pozostałych patentów Philipsa w pozwie.

W związku z tym, jak wyjaśnił sędzia Bryson, „pytanie w tej sprawie sprowadza się do tego: czy właściciel patentu, który oferuje licencję na patent, niewłaściwie wykorzystuje ten patent, nakłaniając stronę trzecią do nie udzielania licencji na jego odrębną, konkurencyjną technologię?” Upierał się, że nie ma takiego precedensu i nie mieści się w wymogu dotyczącym nadużycia, że ​​umowa Philips-Sony „skutkuje zwiększeniem fizycznego lub czasowego zakresu przedmiotowego patentu”. W tym przypadku naruszenie dotyczy patentów Raaymakers, natomiast uzgodniona odmowa licencji dotyczy patentu Lagadec. Aby wykryć niewłaściwe wykorzystanie patentu, musi istnieć „dźwignia patentowa”. Patent, którego naruszenie stanowi podstawę pozwu, musi sam w sobie znacząco przyczyniać się do kwestionowanej praktyki. W tym przypadku tak nie jest i nie można stwierdzić nadużycia patentu, jeżeli nie ma związku „między prawem patentowym a danym niewłaściwym postępowaniem.

Sąd odrzucił argumenty Princo, jakoby spełnione zostały wymogi dotyczące niewłaściwego użycia. Po pierwsze, Princo stwierdziło, że Philips „wykorzystał” swoje patenty, ponieważ dochody z niezwykle udanego programu licencyjnego wykorzystał do sfinansowania opłat licencyjnych na rzecz Sony oraz ponieważ płatności te stanowiły dla Sony zachętę do zawarcia rzekomego porozumienia mającego na celu zniesienie patentu Lagadec. Sąd odpowiedział, że „wykorzystywanie środków pochodzących z zgodnego z prawem programu licencyjnego w celu wspierania innych, antykonkurencyjnych zachowań nie jest rodzajem„ lewarowania ”, o którym mowa przez Sąd Najwyższy i niniejszy sąd, omawiając wykorzystanie patentu stanowiącego nadużycie patentu. "

Po drugie, Princo stwierdził, że Sąd Najwyższy nie wymagał konwencjonalnego „wykorzystywania” patentu w celu ustalenia nadużycia patentu. Sąd stwierdził jednak, że sprawy, na których oparł się Princo, były sprawami antymonopolowymi i „nie dotyczyły one niewłaściwego wykorzystania patentów ani wykonalności patentów pozwanych”. Ponadto nawet jeżeli doszło do naruszenia prawa antymonopolowego w odniesieniu do patentu Sony Lagadec, nie oznacza to, że Philips jest winny nadużycia patentów w odniesieniu do patentów Raaymakers.

Różnica zdań mówi, że istnieje horyzontalne porozumienie między Philipsem a Sony w sprawie wycofania technologii Lagadec. „Sprzeciw charakteryzuje zatem tę umowę jako odwołującą się do doktryny nadużycia patentu, ponieważ stanowi ona „nieodłączną część” umów licencyjnych pomiędzy firmą Philips a jej licencjobiorcami”. To nieprawda, argumentował sędzia Bryson: Prawdziwym żalem Princo jest jedynie to, że „patent Lagadec nie został udostępniony do zastosowań innych niż Orange Book. I nie jest to nadużycie patentu w rozumieniu definicji tego terminu przyjętej przez żaden sąd”. Może to stanowić naruszenie prawa antymonopolowego, ale nie jest to nadużycie patentu.

Podsumowując, na czym polegają błędy w roszczeniach Princo dotyczących niewłaściwego używania, sąd stwierdził:

Nie jest to przypadek, w którym w licencjach patentowych umieszczono warunki wymagające od licencjobiorców wyrażenia zgody na antykonkurencyjne warunki wykraczające poza zakres udzielenia patentu. Raczej w tym przypadku twierdzenie o nadużyciu nie wynika z warunków samej licencji, ale raczej z rzekomej umowy dodatkowej pomiędzy Sony i Philips. W tym kontekście doktryna dotycząca nadużycia patentu nie uchroni Princo przed skutkami prawnymi popełnionych przez nią aktów naruszenia.

Oprócz braku odpowiedniego twierdzenia lewarującego, argumenty Princo dotyczące niewłaściwego użycia są nieskuteczne, ponieważ „Princo nie wykazało, że rzekome porozumienie mające na celu tłumienie technologii Lagadec miało skutki antykonkurencyjne”. Jak stwierdziło ITC, „technologia Lagadec nie była realną potencjalną konkurencją dla technologii zawartej w patentach Raaymakers”. Dlatego też jego zniesienie na mocy porozumienia Philips-Sony nie przyniosło żadnego skutku (w jakimkolwiek innym sensie). Sąd upierał się, że właściwą zasadą przy stwierdzaniu nadużycia jest to, że „podtrzymanie obrony przed nadużyciem obejmującym porozumienie licencyjne, którego nie uważa się za samo w sobie antykonkurencyjny przez Sąd Najwyższy, ustalenie stanu faktycznego musi wykazać, że ogólny skutek licencji zmierza do bezprawnego ograniczenia konkurencji na odpowiednio zdefiniowanym rynku właściwym.

Oprócz argumentowania nadużycia Princo argumentował, że „umowa między Philipsem a Sony o nieudzielaniu licencji na technologię Lagadec do celów innych niż Orange Book stanowiła jawne ograniczenie handlu bez uzasadnienia prokonkurencyjnego oraz że zachowanie Philipsa przy zawieraniu tej umowy powinno czynią jego patenty Orange Book niewykonalnymi.” Sąd się nie zgodził. Wszystko to wyrosło ze wspólnego przedsięwzięcia firm Philips i Sony, którego celem było opracowanie standardów i komercjalizacja technologii CD-R/RW z „znaczącymi cechami prokonkurencyjnymi”, tak że należy ją analizować w oparciu o reguły rozsądku, a nie jako „nagie ograniczenie”. .”

Fakt, że Philips i Sony zgodziły się nie konkurować ze sobą w zakresie swojego wspólnego przedsięwzięcia, stanowił rozsądne ograniczenie uzupełniające przedsięwzięcie. W każdym razie – kontynuował sąd – nie wystąpił skutek antykonkurencyjny, ponieważ „nawet gdyby takie porozumienie istniało, nie miało ono skutku w postaci powstrzymania potencjalnie realnej technologii, która mogłaby konkurować ze standardami Pomarańczowej Księgi”. Było to prawdą, ponieważ „„nie wykazano, że patent Lagadec '565 konkuruje z innym patentem w grupie, ani nie wykazano, że licencjodawcy grupy konkurowaliby na rynku licencjonowania technologii w przypadku braku porozumienia w sprawie łączenia grup.” Princo nie wykazało „ że podejście Lagadec jest opłacalną technologiczną alternatywą dla technologii [patentów Raaymakers].” Podejściu Lagadec brakowało zarówno technicznej wykonalności, jak i potencjału komercyjnego. „Na Princo spoczywał ciężar wykazania, że ​​hipotetyczne porozumienie miało faktyczny niekorzystny wpływ na konkurencję na właściwym rynku.” Oznaczało to, że „Princo musiało wykazać, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że technologia Lagadec, gdyby była dostępna do licencjonowania, rozwinęłaby się w siłę konkurencyjną na rynku technologii przechowywania”. sprostać temu ciężarowi.

Większość zatem stwierdziła, że ​​„nawet jeśli Philips i Sony zawarły porozumienie o nieudzielaniu licencji na patent Lagadec do celów innych niż Orange Book, to hipotetyczne porozumienie nie miało wpływu na fizyczny ani czasowy zakres przedmiotowych patentów ani nie miało mieć skutki antykonkurencyjne na właściwym rynku.” Nie doszło do nadużycia, a patenty były wykonalne.

Zgodna opinia

Sędzia Prost zgodził się częściowo z większością, do czego dołączył sędzia Mayer. Zgodzili się, że „Princo nie sprostała swojemu ciężarowi wykazania, że ​​jakiekolwiek porozumienie dotyczące patentu Lagadec ma skutki antykonkurencyjne”. Dlatego „niepokazanie tego progu przez firmę Princo rozwiązuje tę sprawę”. Nie zgodzili się jednak zarówno z większością, jak iz odmiennym poglądem co do zakresu doktryny nadużycia, „wątpiąc [w], czy doktryna jest tak wąska lub ekspansywna, jak każda z nich sugeruje”. Wskazując na Zenith Radio Corp. przeciwko Hazeltine Research, Inc. , sędzia Prost stwierdził, że fakt, że właściciel patentu naruszył prawo antymonopolowe, może wskazywać, że doszło do nadużycia patentu. Że łączny skutek umowy o udzielenie licencji na patenty Raaymakers, ale nie udzielenia licencji na patent Lagadec, mógł umożliwić spółce Philips uzyskanie rodzaju „korzyści rynkowej wykraczającej poza to, co wynika z ustawowego prawa patentowego” z któregokolwiek patentu, a tym samym wspierać stwierdzenie niewłaściwego użycia w ramach testu większości. W każdym razie określenie pełnego zakresu doktryny nadużycia nie było konieczne, biorąc pod uwagę braki dowodowe w sprawie Princo. Dlatego też „wstrzymałbym się z oceną dokładnych metryk i granic doktryny nadużycia patentu”.

Zdanie odrębne

Sędzia Dyk, do którego dołączył sędzia Gajarsa, nie wyrazili zdania odrębnego. Zaczęli od kwestionowania poglądu większości, że istnienie naruszenia prawa antymonopolowego nie wymaga stwierdzenia nadużycia:

Kluczowym pytaniem jest, czy istnienie naruszenia prawa antymonopolowego w postaci porozumienia o zakazie stosowania alternatywnej technologii mającej na celu ochronę opatentowanej technologii przed konkurencją stanowi niewłaściwe wykorzystanie chronionych patentów. Większość uważa, że ​​nie. Wydaje się to bezpośrednio sprzeczne z poglądem Sądu Najwyższego na temat nadużycia patentu zawartym w jego niedawnej Illinois Tool Works , w której Trybunał stwierdził, że „absurdem byłoby zakładać, że Kongres miał na celu zapewnienie, że korzystanie z patentu zasługującego na karę jako przestępstwo [zgodnie z ustawą Shermana] nie stanowiłoby „nadużycia”. "

Princo, oskarżony o naruszenie patentów firmy Philips Raaymakers, stwierdził, że firma Philips nadużyła rzekomych patentów Raaymakers poprzez (1) uzgodnienie z firmą Sony, że alternatywna technologia zawarta w patencie Lagadec nie będzie objęta licencją stanowiącą konkurencję dla technologii Raaymakers oraz (2) zapewnienie porozumienie licencjobiorców patentów Raaymakers i Lagadec zabraniające im korzystania z patentu Lagadec w celu opracowania alternatywnej technologii, która konkurowałaby z technologią Raaymakers. Większość uważa, że ​​nie doszło do nadużycia patentu, (1) ponieważ sam patent Lagadec nie został wykorzystany w niniejszym postępowaniu oraz (2) alternatywnie, ponieważ „Princo nie wykazało również, że zarzucane porozumienie miało jakiekolwiek skutki antykonkurencyjne, ponieważ… technologia Lagadec nie była realnym potencjalnym konkurentem technologii zawartej w patentach Raaymakers.”

Jeśli chodzi o pierwszy punkt, „W przeciwieństwie do większości wyroków Sądu Najwyższego ustalono, że umowy licencyjne, które zabraniają technologii alternatywnych, mogą stanowić niewłaściwe wykorzystanie patentów na chronioną technologię, a okręgi regionalne wyraziły na to zgodę”. Drugi punkt większości – „że nie ma mowy o nadużyciu, chyba że oskarżony sprawca naruszenia wykaże, że technologia była lub prawdopodobnie stałaby się opłacalna z komercyjnego punktu widzenia, jest sprzeczny z ustaloną doktryną nadużycia patentów, [która] uznaje, że naruszenia przepisów antymonopolowych mogą stanowić nadużycie; że domniemanie skutku antykonkurencyjnego wynika z porozumienia o niekonkurowaniu oraz że na właścicielu patentu spoczywa ciężar uzasadnienia takiego porozumienia.

Odnosząc się do stanowiska większości, zgodnie z którym bezprawne zachowanie w odniesieniu do patentu Lagadec nie ma znaczenia dla ustalenia nadużycia, ponieważ patenty, których dotyczy pozew, są patentami Raaymakers, strona przeciwna nie zgadza się, że właściwą koncepcją nadużycia jest rozszerzenie zakresu patentu. Przeciwnie, argumentuje się różnica zdań, powołując się na Ethyl Gasoline Corp. przeciwko Stanom Zjednoczonym , właściwą zasadą jest to, że „nadużycie patentu ma miejsce wtedy, gdy umowy licencyjne dotyczące patentu są wykorzystywane „do kontrolowania postępowania licencjobiorcy nieobjętego monopolem patentowym”. „To, że w grę wchodzi wiele porozumień, jest nieistotne, ponieważ wszystkie stanowią część tego samego postępowania. W wyniku rozbieżności stwierdzono: „Utrzymując, że antykonkurencyjne zachowanie firmy Philips nie może stanowić nadużycia patentu, ponieważ nie powoływano się na patent Lagadec, większość znacznie zawęziła doktrynę nadużycia patentu i zlekceważyła władzę Sądu Najwyższego oraz intencje Kongresu”.

Następnie sprzeciw podważył orzeczenie większości, zgodnie z którym Princo musiało wykazać antykonkurencyjny skutek, „nawet jeśli Philips i Sony zawarły porozumienie o nieudzielaniu licencji na patent Lagadec”. Sąd Najwyższy orzekł, że „umowy o łączeniu patentów obejmujące umowy o zakazie konkurencji naruszają przepisy antymonopolowe”. W ramach różnicy zdań argumentuje się po pierwsze: „Porozumienie w sprawie zniesienia patentu Lagadec, będącego konkurencyjną technologią, z pewnością wpisuje się w” zasadę, że takie porozumienia są „z natury podejrzane”, zatem wykazanie ich istnienia stwarza prima facie przypadku i przenosi na firmę Philips ciężar polegający na „przedstawieniu… wiarygodnego (i możliwego do rozpoznania pod względem prawnym) uzasadnienia ograniczenia dotyczącego konkurencji” lub wykazania, że ​​ograniczenie nie miało charakteru antykonkurencyjnego. Po drugie, nawet tam, gdzie obowiązuje zasada rozsądku, ciężar przedstawienia uzasadnienia spoczywa na zwolenniku ograniczenia, mimo że uczestniczy w nim wspólne przedsięwzięcie badawcze. Ograniczenie musi mieć charakter nie tylko pomocniczy w stosunku do umowy wspólnego przedsięwzięcia, ale także w uzasadniony sposób niezbędny do jej pomyślnej realizacji. „Nawet gdyby do wytworzenia standardu CD-R/RW konieczne było utworzenie spółki joint venture, nie oznacza to, że do wytworzenia standardu konieczne były wspólne działania w zakresie marketingu i tłumienia własności intelektualnej”. W tym przypadku, jak utrzymywano w ramach sprzeciwu, podczas ustnej dyskusji „radca prawny Philipsa przyznał, że nie przychodzi mu do głowy żadne konkurencyjne uzasadnienie ograniczenia, a Philips nie wskazał żadnych dowodów na to, że umowa o zniesieniu spółki była konieczna, aby służyć uzasadnionym celom spółki joint venture”.

Późniejsze wydarzenia

W sprawie Kimble przeciwko Marvel Entertainment, LLC Sąd Najwyższy rozważał związek polityki patentowej z polityką antymonopolową. W sprawie Kimble pytanie brzmiało, czy potwierdzić, czy uchylić precedens dotyczący nadużycia patentu uznającego, że umowy dotyczące opłat licencyjnych po wygaśnięciu patentu są niewykonalne. Precedens, Brulotte przeciwko Thys Co. , spotkało się z ostrą krytyką ze względu na niezgodność z nowoczesną polityką antymonopolową, która zazwyczaj wymaga wykazania znaczących skutków antykonkurencyjnych, zanim sądy potępią daną praktykę. Trybunał odrzucił stosowanie polityki antymonopolowej i jakikolwiek wymóg wykazania skutków antykonkurencyjnych.

„Gdyby Brulotte była sprawą antymonopolową, a nie patentową” – stwierdził Trybunał, mógłby zgodzić się z argumentami przemawiającymi za uchyleniem wyroku w sprawie Brulotte . „Ale Brulotte to raczej kwestia patentowa niż sprawa antymonopolowa”, dlatego też względy antymonopolowe nie miały tu znaczenia. Brulotte _ orzeczenie nie opierało się „na założeniu, że opłaty licencyjne po patencie szkodzą konkurencji”. Nie było to zaskakujące, stwierdził Trybunał: „Prawo patentowe – w przeciwieństwie do ustawy Shermana – nie ma na celu maksymalizacji konkurencji (w dużej mierze wręcz przeciwnie)”. Dlatego też „podejmując decyzję, czy opłaty licencyjne po wygaśnięciu są zgodne z prawem patentowym, Brulotte nie podjął się oceny prawdopodobnych skutków konkurencyjnych tej praktyki”.

Zamiast tego Trybunał zajął się polityką patentową. Ponieważ przedmiotowa praktyka „jest sprzeczna z polityką i celem prawa patentowego”, wyjaśnił Trybunał, „polityka patentowa (a nie antymonopolowa) doprowadziła Trybunał do wniosku, że umowy licencyjne po uzyskaniu patentu są niewykonalne – całkowicie niezależnie od dającego się wykazać wpływ na konkurencję.” Opierając się na polityce patentowej, a nie na polityce antymonopolowej, Trybunał potwierdził nielegalność opłat licencyjnych po uzyskaniu patentu.

Uzasadnienie Kimble jest sprzeczne z uzasadnieniem Federal Circuit in Princo, który wymaga wykazania skutków antykonkurencyjnych i ustala, czy dane zachowanie stanowi nadużycie w oparciu o politykę antymonopolową. Prawdopodobnie, ponieważ polityka klauzuli patentowej Konstytucji dotyczącej praw autorskich i praw autorskich ma na celu promowanie postępu nauki i sztuk użytkowych, spisek taki jak ten zarzucany w sprawie Princo, mający na celu stłumienie alternatywnej, konkurencyjnej technologii, jest sprzeczny z polityką patentową.

Komentarz

• Saami Zain ostro skrytykował decyzję Princo . argumentując przeciwko zaostrzonym wymogom dowodowym dotyczącym dowodu skutku antykonkurencyjnego i stwierdzając, że wymóg dotyczący „tak rygorystycznego badania pod kątem nadużycia wydaje się przewrotny”. Zain twierdzi, że wymóg sądu dotyczący dowodu skutku „ale za” jest nietypowy:

Analiza „ale for” jest powszechnie stosowana do obliczenia odszkodowania w sprawach z zakresu prawa antymonopolowego. Jednakże nawet powód z zakresu prawa antymonopolowego domagający się potrójnego odszkodowania i wydania nakazu sądowego nie ma obowiązku udowadniania jako elementu odpowiedzialności, że „gdyby” bezprawne postępowanie powód nie poniósłby powodowi z zakresu prawa antymonopolowego musi jedynie wykazać, że zachowanie antykonkurencyjne było „materialną przyczyną" podnoszonej przez niego szkody. Wymaganie, aby tak istotny materiał dowodowy skutecznie udowodnił słuszną obronę, wydaje się przesadne i sprzeczne z przedstawionymi argumentami porządku publicznego w sprawach dotyczących nadużyć Sądu Najwyższego.

Zain argumentuje, że ten „dziwaczny i uciążliwy” wymóg nakłada tak duże obciążenie na osoby twierdzące nadużycie, że może „zapewnić właścicielom patentów immunitet dotyczący niewłaściwego użycia za potencjalnie antykonkurencyjne zachowanie w przypadkach, gdy uzyskanie dowodów na skutki antykonkurencyjne może być niezwykle trudne – prawdopodobnie ze względu na powodzenie właśnie kwestionowanego zachowania.” Co więcej, zauważa: „ Princo stwarza dość dziwną możliwość, że skuteczne dochodzenie nadużycia – słuszna obrona – może być trudniejsze niż twierdzące roszczenie antymonopolowe dotyczące potrójnego odszkodowania”.

• Camille Barr utrzymuje, że „Okręg Federalny dopuścił się błędu w sprawie Princo , drastycznie zawężając doktrynę dotyczącą nadużycia patentu”. Zapowiadając orzeczenie w sprawie Kimble , argumentuje, że „doktryna o nadużyciu patentów wyraźnie wyrosła z prawa patentowego, a nie z prawa antymonopolowego”. Twierdzi ona również, że Princo myli się, sugerując, że stwierdzenie zawarte w § 271 lit. d), że odmowa udzielenia licencji przez właściciela patentu nie stanowi nadużycia, sprawia, że ​​uzgodnione odmowy konkurentów udzielenia licencji na patent są wolne od zarzutów wynikających z przepisów antymonopolowych lub nadużyć.

• Profesor Hovenkamp stwierdza, że ​​statut patentu „wyraźnie zezwala na jednostronną odmowę udzielenia licencji, ale nie mówi nic o uzgodnionej odmowie udzielenia licencji – chociaż Okręg Federalny sugerował inaczej w swoim wyroku Princo Corp. Hovenkamp krytykuje orzeczenie, zgodnie z którym uzgodniona odmowa udzielenia licencji nie może stanowić nadużycia: „Nie tylko pozbawia konkurentów tej konkretnej technologii, ale także uniemożliwia im niezależne opracowywanie jakiejkolwiek technologii, która naruszałaby jedno lub więcej zastrzeżeń tego patentu. Ktoś, kto chciałby opracować cyfrową alternatywę dla technologii analogowej objętej licencją w pakiecie Sony/Philips, musiałby obejść zastrzeżenia patentowe Lagadec, mimo że technologia objęta tym patentem nie jest stosowana”. stanowisko jest w tej kwestii sprzeczne ze zwykłym prawem antymonopolowym, które sprawia, że ​​„jednostronne odmowy udzielenia licencji są same w sobie praktycznie zgodne z prawem , często potępiając uzgodnione odmowy udzielenia licencji na prawa własności intelektualnej”.

• Brian Hill twierdzi: „Ogólnym skutkiem decyzji Princo będzie prawdopodobnie to, że sądy nie będą w stanie zniechęcać do antykonkurencyjnej działalności joint venture”. Podkreśla problematyczny wpływ tłumienia rodzącej się technologii przez uznane firmy:

Decyzja sądu sugeruje, że aby stwierdzić nadużycie patentu w oparciu o porozumienie o tłumieniu technologii, pozwany musi wykazać, że nie powoduje szkody konkurencyjnej. . . . Wymaganie od pozwanych ustalenia faktycznego potencjału komercyjnego może często być niemożliwe, gdy zatajana technologia jest na tyle nowa lub eksperymentalna, że ​​nie można wykazać jej wartości rynkowej.

W związku z tym, jego zdaniem, opinia Princo niesie przesłanie, „że tłumienie powstającej i niesprawdzonej technologii bez wyraźnego potencjału rynkowego nie ma wymaganego skutku antykonkurencyjnego niezbędnego do stwierdzenia nadużycia patentów”.

• Profesor Stern wspomina, że ​​Princo „uznało najwyższą ocenę podjętej przez Okręg Federalny próby ograniczenia doktryny nadużycia patentów i jego odwetowego projektu mającego na celu zakwaterowanie wcześniejszego ekspansywnego orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego nadużyć”. Jednak decyzja Sądu Najwyższego z 2015 r . w sprawie Kimble przeciwko Marvelowi może podważyć orzecznictwo Sądu Federalnego dotyczące nadużyć.

Stern wskazuje na stwierdzenie Kimble'a , że ​​przypadki nadużyć patentów nie opierają się na polityce antymonopolowej; czerpią wskazówki z polityki patentowej. Na tej podstawie argumentuje: „Wydaje się, że skutkiem sprawie Kimble byłoby wycofanie linii decyzji Okręgu Federalnego, których kulminacją była decyzja Princo , w której wykazanie istotnego skutku antykonkurencyjnego na właściwym rynku stało się zasadniczym elementem dowodu w sprawie większości przypadków nadużyć.”

Jednak to, czy obwód federalny zwróci uwagę na Kimble'a i jak ograniczone będzie jego odczytanie, jego zdaniem, pozostaje niepewne. W związku z tym wskazuje na komentarz Prezesa Sądu Najwyższego Johna Robertsa zawarty w ustnej argumentacji z 2009 r., w którym stwierdzono, że „poza Okręgiem Federalnym” okręgowe sądy apelacyjne „nie mogą powiedzieć: «Nie podoba mi się orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym Nie zamierzam tego stosować”.

Cytaty w tym artykule są napisane w stylu Bluebook . Więcej informacji można znaleźć na stronie dyskusji .

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Princo_Corp._v._ITC&oldid=1044810135 ”