Finjan, Inc. przeciwko Secure Computing Corp.

Finjan, Inc. przeciwko Secure Computing Corp.
Sąd Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego
Pełna nazwa sprawy Finjan, Inc. (dawniej Finjan Software, Ltd.), Powód-Cross Appellant, przeciwko Secure Computing Corporation, Cyberguard Corporation i Webwasher AG, Pozwany-Apelant i Czy 1 do 100, Pozwani.
Zdecydowany 4 listopada 2010
cytaty 626 F.3d 1197 ; 97 USPQ2d 1161
Historia przypadku
Wcześniejsza historia 06-CV-0369 ( D. Dela. (2008))
Holding
Naruszenie dochodzonych roszczeń dotyczących „systemu” i „nośnika pamięci” zostało potwierdzone, ale naruszenie dochodzonych roszczeń dotyczących „metody” zostało cofnięte. Zasądzenie odszkodowania zostało nie tylko potwierdzone, ale także przekazane do ponownego ustalenia odszkodowania za okres między wydaniem wyroku a wydaniem wyroku wstępnego.
Członkostwo w sądzie
Sędziowie posiedzą Newman, Gajarsa i Linn
Opinie o sprawach
Większość Linna

Finjan, Inc. przeciwko Secure Computing Corp. , 626 F.3d 1197 (2010), była sprawą o naruszenie patentu przez Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego, dotyczącą technologii „proaktywnego skanowania” dla bezpieczeństwa komputerowego . Federal Circuit podjął mieszaną decyzję po wysłuchaniu odwołań obu stron. Jeśli chodzi o naruszenie, Federal Circuit potwierdził naruszenie przez Secure Computing roszczeń patentowych na system i nośnik danych Finjana , ale cofnął naruszenie w związku z roszczeniem Finjana dotyczącym metody . Jeśli chodzi o odszkodowania , Federal Circuit nie tylko potwierdził poprzednią kwotę 9,18 miliona dolarów przyznaną przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware , ale także zwrócił się do sądu okręgowego o oszacowanie dodatkowych szkód między wydaniem wyroku a nakazem sądowym okres.

Tło

Krótka historia w sądzie niższej instancji

  Finjan, Inc. („Finjan”), firma dostarczająca rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego dla przedsiębiorstw, pozwała Secure Computing Corp. (przejętą przez McAfee w 2008 r.), Cyberguard Corp. i Webwasher AG (łącznie „Secure”) w okręgu Stanów Zjednoczonych Court for the District of Delaware za naruszenie trzech patentów amerykańskich (patenty amerykańskie nr 6 092 194, nr 6 804 780 i nr 7 058 822). Pozwani wzajemne przeciwko Finjanowi za naruszenie dwóch patentów amerykańskich (nr 6 357 010 i nr 7 185 361). W orzeczeniach ława przysięgłych uznała, że ​​wszystkie wymienione powyżej patenty są ważne, a Finjan nie naruszył patentów pozwanych. Pozwani naruszyli jednak wszystkie zgłoszone przez Finjana roszczenia patentowe. Sąd okręgowy przyznał Finjanowi 9,18 miliona dolarów zwiększonego odszkodowania na podstawie 35 USC § 284 i nałożył na oskarżonych stały nakaz sądowy .

Po wydaniu wyroku w sądzie niższej instancji pozwani odwołali się zarówno od naruszenia, jak i odszkodowania. Z drugiej strony Finjan zaskarżył skargę wzajemną tylko od orzeczenia sądu rejonowego w sprawie odszkodowania, twierdząc, że należy przyznać dodatkowe odszkodowanie za okres między wydaniem wyroku a przed wydaniem nakazu.

Patenty i zastrzeżenia firmy Finjan

W tym przypadku Finjan był właścicielem trzech patentów związanych z techniką proaktywnego skanowania. Służyły one do wykrywania i zwalczania nieznanych wcześniej zagrożeń internetowych dla komputerów. Krótkie opisy każdego patentu są wymienione poniżej.

  • Patent '194: Zawierał zastrzeżenia dotyczące metod, zastrzeżenia systemowe i zastrzeżenia dotyczące nośników pamięci, które mogą obejmować etapy odbierania, porównywania Materiałów do pobrania i zapobiegania wykonywaniu Materiałów do pobrania w celu wykrywania zagrożeń i zapobiegania im.
  • Patent '780: miał taki sam tytuł jak patent '194 i zawierał również zastrzeżenia dotyczące metody, systemu i nośnika pamięci. Ten patent obejmował „ buforowanie ” lub identyfikowanie napotkanych wcześniej plików do pobrania.
  • Patent '822: obejmował zarówno zastrzeżenia dotyczące metody, jak i systemu oraz dotyczył „piaskownicy” potencjalnie niebezpiecznych plików do pobrania z kodem ochronnym.

Bezsporne fakty

Pozwani sprzedali trzy oskarżone produkty bezpieczeństwa komputerowego: oprogramowanie do pobrania „Webwasher”, urządzenie sprzętowe „Webwasher” oraz urządzenie sprzętowe „Cyberguard TSP”. Wszystkie trzy produkty zawierały kod źródłowy dla ośmiu różnych modułów oprogramowania. Trzy z tych modułów — Anti-Virus, Anti-Malware i Content Protection — oferowały funkcję proaktywnego skanowania, co było związane z patentami posiadanymi przez Finjana. Osiem modułów zostało „zablokowanych” podczas sprzedaży trzech produktów, co wymagało od klienta zakupu osobnego klucza do aktywacji każdego modułu. W związku z tym klient, który zakupił reklamowany produkt, może aktywować wszystkie, niektóre lub żaden z ośmiu modułów za różną cenę.

Opinie Sądu Federalnego

O naruszeniu

Roszczenia dotyczące systemu i nośników danych

Firma Secure Computing argumentowała, że ​​nie naruszyła bezpośrednio patentów Finjana, ponieważ oprogramowanie, które sprzedawali klientom, było „zablokowane”, co oznacza, że ​​żadna z funkcji naruszających prawo nie działała, dopóki klienci „nie kupili kluczy i nie odblokowali” składników oprogramowania. Oznaczało to, że bezpośrednimi sprawcami naruszenia byli klienci, a pozwani – pośrednimi sprawcami naruszenia. Aby udowodnić swoją teorię o braku naruszenia, pozwani przytoczyli Southwest Software, Inc. przeciwko Harlequin Inc., aby udowodnić, że „zablokowany kod [komputera]” nie może naruszać.

Jednak Federal Circuit zwrócił uwagę, że te dwa przypadki były w rzeczywistości różne. Roszczenie w tej sprawie było roszczeniem metodycznym i wymagało wykonania każdego zgłoszonego kroku w celu spowodowania naruszenia. Zastrzeżenia zawarte w patentach Finjana z 194 i 780 r. Były zastrzeżeniami „systemowymi” i „nośnikami pamięci”, które uznano za zastrzeżenia dotyczące urządzeń i nie wymagały wykonania żadnych etapów metody. Do naruszenia wystarczy „dosłowna” obecność oprogramowania lub kodu binarnego w zarzucanym produkcie.

Opierając się na orzeczeniu w innej podobnej sprawie Fantasy Sports Props przeciwko Sportsline.com Inc. , w której klienci musieli również konfigurować i aktywować funkcje oprogramowania, Federal Circuit stwierdził, że nieaktywne funkcje oprogramowania mogą nadal bezpośrednio naruszać urządzenie roszczenia.

Twierdzenia dotyczące metody

Oprócz roszczeń dotyczących systemu i nośnika pamięci, Finjan zgłosił również zastrzeżenia dotyczące metody z każdego z trzech patentów w pozwie. W oparciu o standard ustanowiony w poprzedniej sprawie Lucent Technologies v. Gateway, Inc. , osoba musi przećwiczyć wszystkie etapy zastrzeganej metody, aby naruszyć zastrzeżenie dotyczące metody.

W tym przypadku jedynymi dwoma dowodami na wydajność, jakie posiadał Finjan, było to, że inżynier Webwasher AG zeznał, że plik debugowania przedstawiał obraz proaktywnego skanowania, a ten sam plik debugowania przedstawiał wydajność deklarowanych kroków. Na podstawie pojedynczego pliku debugowania Finjan wykazał co najwyżej, że Webwasher AG przeprowadziła skanowanie proaktywne tylko raz podczas testów. Ponieważ Finjan nie był w stanie wykazać, że wszystkie etapy zgłoszonych metod objętych ich patentami były stosowane w Stanach Zjednoczonych, sąd uchylił poprzednią opinię sądu okręgowego i orzekł, że firma Secure Computing nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie patentu na metody Finjana w tych roszczeniach. trzy zastrzeżone patenty.

Budowa terminowa

Secure Computing argumentował, że nowy proces był wymagany, ponieważ sąd okręgowy nie zinterpretował terminu „skierowany do klienta” w każdym dochodzonym roszczeniu dotyczącym patentu z 194 roku, podobnie jak miało to miejsce w sprawie O2 Micro International Ltd. v. Beyond Innovation Firma technologiczna .

Federal Circuit wyjaśnił, że zamiast nie rozstrzygnąć sporu między stronami poprzez interpretację spornego warunku, sąd okręgowy po prostu odrzucił konstrukcję warunku roszczenia przez Secure Computing. W przeciwieństwie do sprawy O2 Micro, w tej sprawie sąd rejonowy nie popełnił błędów w terminowej budowie. To, co próbowali zrobić pozwani, to po prostu wskrzesić konstrukcję roszczenia, która została już odrzucona przez sąd rejonowy. Dlatego wniosek Secure Computing o nową wersję próbną został odrzucony.

O odszkodowaniach

Baza tantiem

Pozwani zakwestionowali, że: 1) ława przysięgłych powinna obliczyć szkodę na podstawie wartości ich odblokowanych produktów, zamiast wykorzystywać ich pełną wartość sprzedaży; oraz 2) jury błędnie uwzględniło sprzedaż na rzecz rządu USA przy obliczaniu podstawy tantiem.

Jeśli chodzi o pierwsze wyzwanie, Federal Circuit został przekonany zrzeczeniem się Finjana i wyjaśnił, że skoro Secure Computing nie podniosło tego argumentu w swoim wniosku o wydanie wyroku jako kwestia prawna (JMOL) po procesie, Secure Computing nie może podnosić tych argumentów po raz pierwszy czas na apelację, na podstawie poprzedniej sprawy Srein przeciwko Frankford Trust Co. . Ponieważ argument ten został odrzucony, obwód federalny nie musiał podejmować tego wyzwania.

Jeśli chodzi o drugie zakwestionowanie, Federal Circuit stwierdził, że sąd okręgowy w rzeczywistości poinstruował ławę przysięgłych na rozprawie, że sprzedaż na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych nie powinna być uwzględniana przy obliczaniu odszkodowania. Poza tym liczba szkód, którą przyznało jury, również różniła się od obliczeń Finjana. Co więcej, akta wykazały, że tylko bardzo niewielka część odszkodowania pochodziła ze sprzedaży do Stanów Zjednoczonych. Dlatego Okręg Federalny zdecydował, że spór wokół licencyjnej nie jest konieczny do nowego procesu .

Stawki opłat licencyjnych

Oskarżeni argumentowali, że obliczenia procentowe tantiem dokonane przez ławę przysięgłych nie miały poparcia ze względu na czynniki związane z Georgią i Pacyfikiem.

1. Secure Computing twierdziło, że Finjan powinien opierać swoje obliczenia na zyskach Secure z zarzucanych produktów, a nie na zyskach całej firmy. Federal Circuit stwierdził, że istotne dowody przemawiają za obliczeniem stawek opłat licencyjnych, ponieważ marża zysku brutto w całej firmie była bardzo zbliżona do marży brutto zarzucanych produktów.

2. Firma Secure Computing argumentowała, że ​​jury zignorowało fakt, że nie wszyscy klienci włączyli moduły proaktywnego skanowania. Jeśli żaden użytkownik nie aktywował modułów zawierających proaktywne skanowanie, żaden przychód z tego produktu nie został przypisany opatentowanemu wynalazkowi Finjana. Federal Circuit nie zgodził się z Secure Computing i wyjaśnił, że oskarżonymi bezpośrednimi sprawcami naruszenia byli pozwani, a nie ich klienci. Ponieważ pozwani włączyli proaktywne skanowanie każdego oskarżonego produktu, taka funkcja obejmowała całą sprzedaż Secure Computing, niezależnie od aktywacji klienta. Na przykład firma Secure Computing uzyskała wartość reklamową z tych produktów, nawet jeśli klienci nie odblokowali modułów proaktywnego skanowania.

3. Firma Secure Computing nie zgodziła się z kwotą odszkodowania w wysokości 9,18 miliona dolarów za naruszenie trzech patentów, wskazując, że Microsoft nabył licencję na cały portfel patentów Finjana za jedyne 8 milionów dolarów. Federal Circuit podkreślił, że korzystanie z poprzednich licencji patentowych musi uwzględniać różnice w technologiach i warunkach ekonomicznych. W tym przypadku Finjan nie konkurował z Microsoftem, ale konkurował z Secure, a Finjan również otrzymał znaczną wartość niematerialną z rekomendacji Microsoftu dla Finjana.

Reasumując, sąd stwierdził, że procentowe opłaty licencyjne zostały ustalone na podstawie istotnych dowodów i na podstawie opinii biegłego. W rezultacie Okręg Federalny potwierdził odrzucenie wniosków pozwanego o JMOL lub nowy proces o odszkodowanie.

W sprawie apelacji Finjana o odszkodowanie

Mimo że sąd okręgowy przyznał Finjanowi dodatkowe odszkodowanie poprzez pomnożenie stawek tantiem ławy przysięgłych przez wcześniej nieobliczoną sprzedaż, okres ten był ograniczony „tylko do tych dodatkowych sprzedaży naruszających prawo, które miały miejsce do dnia wydania wyroku w tej sprawie”. Finjan domagał się zatem odszkodowania za 17-miesięczny okres między wpisem sędziego (28 marca 2008 r.) a wydaniem nakazu (28 sierpnia 2009 r.).

Sąd zgodził się i zwrócił się do sądu rejonowego o ustalenie odpowiedniego odszkodowania za wyżej wymieniony okres, co spowodowało całkowitą szkodę w wysokości ponad 13,7 miliona dolarów.

Dalszy rozwój

Uderzenie

Ta sprawa dotyczyła roszczeń dotyczących systemu i nośnika czytelnego dla komputera ( Beauregard ), jak również roszczeń dotyczących metody ( Bilski ). Był postrzegany jako zenit w wygraniu roszczeń Beauregard, w których Okręg Federalny orzekł, że nie tylko nośnik czytelny dla komputera z instrukcjami może być egzekwowany, ale że kod nie musi nawet być aktywny, aby wywołać naruszenie.

Z drugiej strony powodzenie roszczeń Beauregard w porównaniu z niepowodzeniem roszczeń Bilskiego w tej sprawie pokazało, dlaczego roszczenia Beauregard mogą być bardziej pożądane we zgłoszeniach patentowych.

Kolejne przypadki

Kilka późniejszych spraw o naruszenie patentu przytoczyło tę sprawę z różnych perspektyw.

Versata Software, Inc. przeciwko SAP America, Inc. i Bally Technologies, Inc przeciwko Business Intelligence Systems Solutions, Inc. przyjęły opinię, że „nieaktywny” program może nadal naruszać roszczenia dotyczące urządzeń.

W Brocade Communications Systems, Inc. i Foundry Networks, LLC. , w tej sprawie oparto się na kryteriach dotyczących metody rozstrzygania roszczeń o naruszenie.

W sprawie Cisco Systems, Inc. przeciwko Teleconference Systems, LLC i in. , sąd przedstawił ten sam argument, zgodnie z którym sąd nie był zobowiązany do wykładni tego warunku, jeżeli odrzucił konstrukcję zaproponowaną przez jedną ze stron.

Obliczenie opłaty licencyjnej zostało odesłane w sprawie Whitserve, LLC przeciwko Computer Packages, Inc.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Finjan,_Inc._v._Secure_Computing_Corp.&oldid=1123217718 ”