Leitch Manufacturing Co. przeciwko Barber Co.

Leitch Manufacturing Co. przeciwko Barber Co.

Argumentował 14 grudnia 1937 r. Zdecydował 3 stycznia 1938 r.
Pełna nazwa sprawy Leitch Manufacturing Co. przeciwko Barber Company
Cytaty 302 US 458 ( więcej )
58 S. Ct. 288; 82 L. wyd. 371; 1938 US LEXIS 76; 36 USPQ 35
Historia przypadku
Wcześniejszy Barber Asphalt Co. v. Stulz-Sickles Co. , 89 F.2d 960 ( 3d Cir. 1937)
Członkostwo w sądzie
Prezes Sądu Najwyższego
Charles E. Hughes
Sędziowie zastępczy
 
 
 
  James C. McReynolds · Louis Brandeis George Sutherland · Pierce Butler Harlan F. Stone · Owen Roberts Benjamin N. Cardozo · Hugo Black
Case opinia
Większość Brandeis, dołączyli Hughes, McReynolds, Sutherland, Butler, Stone, Roberts, Black
Cardozo nie brał udziału w rozpatrywaniu ani podejmowaniu decyzji w sprawie.

Leitch Manufacturing Co. v. Barber Co. , 302 US 458 (1938), to decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1938 r . Rozszerzająca doktrynę nadużycia patentu powiązanego na przypadki, w których właściciel patentu nie korzysta z wyraźnej licencji powiązanej ale zamiast tego polega na udzielaniu dorozumianych licencji tylko tym, którzy kupują od niego niezbędne dostawy.

Tło

Fakty

Firma Barber Asphalt Company uzyskała patent USA nr 1 684 671 firmy Hayden , obejmujący „Metodę zapobiegania parowaniu betonu podczas utwardzania”. W patencie opisano sposób ulepszania utwardzania betonu poprzez opóźnianie odparowywania wody z wylanego betonu, np. z jezdni. Proces polega na przygotowaniu mieszanki bitumu , mydła i wody, która tworzy emulsję bitumiczną i natryskiwaniu jej na świeżo ułożony beton. Tworzy to nierozpuszczalną warstwę na powierzchni betonu i zapobiegając parowaniu wody z mieszanki betonowej, ułatwia reakcję chemiczną, w której cząsteczki wody reagują z wodorotlenkiem wapnia i innymi składnikami, tworząc hydrat krzemianu wapnia. Rezultatem jest zmniejszone pękanie i mocniejszy beton.

Fryzjer wyrabiał i sprzedawał emulsję bitumiczną. Produkt był od dawna znany i nieopatentowany, a poza opatentowanym procesem ma wiele zastosowań. Firma Leitch Manufacturing Company produkowała i sprzedawała również emulsje bitumiczne. Sposób wykorzystania patentu przez Barbera polegał na sprzedaży emulsji bitumicznej do budowy dróg. Nie zmuszało to budowniczych dróg do płacenia tantiem za stosowanie opatentowanej metody. Nie przyznaje budowniczym dróg pisemnej licencji na stosowanie tego procesu ani nie wymaga od nich zgody na stosowanie wyłącznie emulsji bitumicznej firmy Barber podczas wykonywania tego procesu. Zgodnie z amerykańskim prawem patentowym, gdy właściciel patentu sprzedaje materiały klientom ze zrozumieniem, że będą je wykorzystywać do korzystania z patentu, klienci otrzymują dorozumianą licencję na korzystanie z patentu. „Z drugiej strony firma Barber Company pozywa jako współsprawcę naruszenia konkurencyjnego producenta tego nieopatentowanego materiału, który sprzedaje go budowniczemu dróg w celu takiego wykorzystania”.

Leitch wykorzystał Stulz-Sickles Company jako pracownika do sprzedaży emulsji bitumicznej firmie Standard Bitulithic Company, która wykorzystywała opatentowany proces w budowie dróg, a Barber i Stulz-Sickles wiedzieli, że Standard będzie go używać.

Orzeczenia sądów niższej instancji

Barber pozwał Leitcha i Stulz-Sicklesa. Sąd rejonowy uznał patent za nieważny zgodnie z przewidywaniami stanu techniki. Po apelacji trzeci obwód został odwrócony (2-1). Uznał patent za ważny i odrzucił obronę, że Barber dopuścił się nadużycia patentu, angażując się w powiązanie nieopatentowanych dostaw, z naruszeniem zasady określonej w sprawie Carbice Corporation przeciwko American Patents Development Corporation . Jeden sędzia wyraził zdanie odrębne: „Wnosząca odwołanie dąży do ograniczenia sprzedaży nieopatentowanego składnika używanego przez nią w swoim procesie. Nie można było uzyskać patentu na emulsję bitumiczną, podstawowy artykuł handlowy, oraz fakt, że jest ona używana w opatentowanym procesie nie uprawnia wnoszącego odwołanie do monopolu na nią. Carbice .

Orzeczenie Sądu Najwyższego

Sprawiedliwość Brandeis

Sędzia Brandeis wydał opinię dla jednomyślnego sądu, odwracając trzeci obwód. Pierwsze zdanie opinii zawierało telegraficznie wynik: „Kwestią do rozstrzygnięcia jest, czy właściciel patentu na proces może w drodze pozwu o współnaruszenie tłumić konkurencję w sprzedaży nieopatentowanego materiału do wykorzystania w praktyce procesu”.

Brandeis uznał, że Barber nie udzielał licencji na proces pod warunkiem, że licencjobiorca kupi bit3em od Barbera. „Ale przyjmuje metodę prowadzenia działalności, która jest praktycznym odpowiednikiem udzielenia pisemnej licencji pod warunkiem, że opatentowana metoda może być praktykowana tylko z emulsją od niej zakupioną. . . Tak więc jedynym celem, dla którego patent jest ma na celu zniesienie konkurencji w produkcji i sprzedaży nieopatentowanych materiałów podstawowych do tego zastosowania w budownictwie drogowym.

Sprawa została rozstrzygnięta przez Carbice , niezależnie od braku formalnego warunku przywiązania: „To, że patent nie dawał firmie Barber Company prawa do bycia wolnym od konkurencji w dostarczaniu nieopatentowanego materiału do wykorzystania w praktyce wynalazku, zostało rozstrzygnięte zgodnie z zasadą ogłoszoną w sprawie Carbice ”.

Barber argumentował, że patenty Carbice i Motion Picture nie mają zastosowania, „ponieważ nie zawarł żadnej umowy ani porozumienia mającego na celu rozszerzenie monopolu patentowego”, podczas gdy w tych przypadkach:

próba zabezpieczenia „częściowego monopolu na nieopatentowany materiał, poza i poza monopolem patentowym” została podjęta w drodze umowy lub zawiadomienia, podczas gdy firma Barber Company nie podjęła żadnej próby „w drodze umowy, zawiadomienia lub w inny sposób rozszerzenia swojego patentu monopol przez ograniczenia lub zastrzec lub stworzyć jakikolwiek monopol na emulsję poza i poza swoim monopolem patentowym”, że „jego klienci na emulsję mają nie więcej niż bezwarunkową licencję na używanie dorozumianą przez prawo i nie podlegają żadnym ograniczeniom”, oraz że ani pozwany, ani jego klienci „nie mają żadnego związku z właścicielem patentu”.

Trybunał orzekł: „Rozróżnienie, na którym opiera się Barber Company… nie ma znaczenia prawnego”, ponieważ „każde użycie patentu jako sposobu na uzyskanie ograniczonego monopolu na nieopatentowany materiał jest zabronione. urządzenia, za pomocą którego właściciel patentu dąży do takiego nieuprawnionego rozszerzenia monopolu”.

Dalsze wydarzenia

Sprawa La Fera Greco

W sprawie Barber Asphalt Co. przeciwko La Fera Grecco Contracting Co. , Trzeci Okręg orzekł, że kiedy Barber sprzedawał nabywcom emulsję bitumiczną za opłatą licencyjną w wysokości 2 centów za galon powyżej ceny rynkowej i dawał nabywcy prawo do korzystania z opatentowanego procesu, jednocześnie wymagając od użytkowników emulsji bitumicznej zakupionej z innych źródeł, aby uiścić opłatę licencyjną w wysokości 1 centa za metr kwadratowy powierzchni betonowej, na której rozprowadzona jest emulsja bitumiczna, praktyka sprzedaży nakłada takie obciążenie na użytkownika emulsji bitumicznej zakupionej z innych źródeł, że uniemożliwia wolną konkurencję. Teoria była taka, że ​​​​klienci nie mogli zrównać opłaty licencyjnej w wysokości 2 centów za galon płaconej przez nabywców od firmy Barber i wymaganej do korzystania z opatentowanego procesu przez tych, którzy kupili emulsję bitumiczną gdzie indziej; było tak, ponieważ galon emulsji bitumicznej można było rozprowadzić na powierzchni od 5 do 20 jardów kwadratowych w praktyce opatentowanego procesu. W konsekwencji, gdyby produkt zakupiony od innych był używany przez nabywcę w sposób ekonomiczny tak, aby wystarczył na 15 lub 20 lat betonu, wymagana opłata licencyjna byłaby tak wysoka, że ​​nie byłoby go stać na zakup produktu od kogokolwiek innego niż właściciel patentu. Trzeci obwód powiedział: „Kontrahent, który nie kupuje swoich emulsji za pośrednictwem kanału pośrednika Johnson-March Thompson, stoi w obliczu anomalii ekonomicznej, że przy oszczędnym rozprowadzaniu swoich emulsji jego koszt wzrasta; grubo, koszt spada”.

Obudowa odwadniaczy

W sprawie Dehydrators, Ltd. przeciwko Petrolite Corp. właściciel patentu na proces dostarczył nieopatentowany produkt o nazwie Tret-O-Lite Turkey Red Oil po jednej cenie, która obejmowała opłatę za korzystanie z procesu i opłatę za produkt dostarczone. Właściciel patentu naruszył Leitch , mimo że publicznie zaoferował wszystkim osobom, które wolały nabyć nieopatentowany produkt gdzie indziej, alternatywę nieograniczonej licencji na praktykowanie procesu, po uiszczeniu opłaty licencyjnej opartej na różnicy między kosztem nieopatentowanego produktu na wolnym rynku a ceną sprzedaży właściciela patentu za ten sam nieopatentowany produkt. Sąd powiedział:

Gdyby wnoszący odwołanie był bardziej zainteresowany promowaniem lub wykorzystywaniem swojego patentu niż sprzedażą swojego Tret-O-Lite, ustalenie opłaty licencyjnej w wysokości tylu centów za galon, niezależnie od tego, czy został zakupiony od wnoszącego odwołanie, czy od osób z zewnątrz, byłoby bardzo prostą sprawą. Rzeczywiście, żadne inne postępowanie ze strony właściciela patentu, który sprzedaje produkt handlowy w celu wykorzystania go w opatentowanym przez siebie procesie, nie wydaje się w pełni odpowiadać twierdzeniu, że praktyka łączenia ceny opłaty licencyjnej i ceny produktu w tej samej jednostce bez separacji ma tendencję do promowania monopolu na produkt, jeśli nie zrzeka się monopolu patentowego.

Cytaty w tym artykule są napisane w stylu Bluebook . Więcej informacji można znaleźć na stronie dyskusji .

Linki zewnętrzne