Versata Development Group, Inc. przeciwko SAP America, Inc.

Versata Dev. Group, Inc. przeciwko SAP Am., Inc.
Sąd Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego
Pełna nazwa sprawy Versata Development Group, Inc. przeciwko Sap America, Inc., Sap Ag, podsekretarz handlu ds. własności intelektualnej, dyrektor Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, interwenient
Zdecydowany 9 lipca 2015 r
cytaty 793 F.3d 1306 ; Aplikacja amerykańska z 2015 r. LEXIS 11802; 115 USPQ2d 1681
Posiadanie
(1) Okręg Federalny może dokonać przeglądu kwestii rozstrzygniętych przez Komisję ds. Procesów Patentowych i Odwołań (PTAB) w celu ustalenia ostatecznych zasad; (2) zgłoszony wynalazek był objęty patentem na metodę biznesową na podstawie § 18; (3) roszczenia PTAB zostały potwierdzone; (4) 35 USC § 101 zastosowany w przeglądzie na podstawie § 18; oraz (5) sporne zastrzeżenia patentowe zostały prawidłowo uznane za nieważne na mocy § 101.
Stosowane przepisy
Pub. L. Nr 112-29, § 18, 125 Stat. 284, 329-331 (2011)

Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc. , 793 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2015), to decyzja Federal Circuit z lipca 2015 r. potwierdzająca ostateczne orzeczenie Komisji ds. Procesów Patentowych i Odwołań (PTAB) , niedawno utworzonego organu orzekającego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), unieważniając jako niekwalifikujące się do patentu roszczenia będące przedmiotem patentu USA Versata nr 6,553,350 (patent '350). Był to pierwszy przypadek w Okręgu Federalnym, w którym dokonano przeglądu ostatecznego zamówienia w ramach metody biznesowej objętej ubezpieczeniem (CBM) postępowanie unieważniające zgodnie z ustawą America Invents Act (AIA). Sprawa stworzyła ważny precedens, decydując o kilku nierozstrzygniętych kwestiach w interpretacji przepisów CBM AIA>, w tym o tym, czym są patenty na metody biznesowe w ramach AIA i czy AIA upoważnia PTO do utrzymywania nieważności takich patentów w postępowaniu CBM w sprawie na tej podstawie, że nie kwalifikują się do patentu na mocy 35 USC § 101 jako „abstrakcyjne idee”.

Tło

Patent

Zgodnie ze specyfikacją patentu Versaty, patent opiera się na istniejącym wcześniej paradygmacie hierarchicznym WHO/CO do strukturyzacji danych cenowych. System Versaty organizuje różne tabele cen i tabele korekt cen oraz różne produkty i organizacje zakupów w oparciu o „kto” (tj. która organizacja zakupów) kupuje „co” (tj. który produkt). System organizuje różne organizacje zakupowe i produkty w hierarchiczne tabele zawierające grupy organizacyjne i grupy produktów.

Dla każdego poziomu grup organizacyjnych i hierarchii grup produktów można określić różne korekty cen (np. rabaty ilościowe). Korekty cen dla określonej organizacji zakupów są określane przez pobranie korekt cen dla tej konkretnej organizacji zakupów, jak również korekt cen dla grup organizacyjnych znajdujących się powyżej określonej organizacji zakupów w hierarchii grup organizacyjnych. Podobnie korekty cen dla określonego produktu są określane przez pobranie korekt cen dla tego konkretnego produktu, jak również korekt cen dla grup produktów znajdujących się powyżej określonego produktu w hierarchii grup produktów.

System wykorzystuje kilka kryteriów do sortowania i organizowania różnych korekt cen mających zastosowanie do konkretnego produktu oferowanego określonej grupie zakupowej. Po zakończeniu sortowania korekty cen są kolejno stosowane w celu uzyskania ostatecznej ceny, po której dany produkt może zostać sprzedany określonej organizacji zakupowej. Zgodnie ze specyfikacją patentową poprzednie porównywalne systemy wymagały komputera mainframe, ale ten wynalazek umożliwia korzystanie z komputera przenośnego. Patent zapewnia:

Wynalazek pokonuje znane ze stanu techniki trudności związane z przechowywaniem, utrzymywaniem i odzyskiwaniem dużych ilości danych wymaganych do stosowania korekt cen w celu określenia cen różnych produktów. Dzięki sposobowi i urządzeniu według wynalazku, ceny dużej liczby produktów mogą być ustalane przez komputer przenośny, a konieczność wykorzystania komputera typu mainframe w stanie techniki jest złagodzona.

System Versaty opiera zasady ustalania cen na cechach każdej grupy organizacyjnej, zamiast opierać je na poszczególnych klientach. Umieszczając klientów i produkty w hierarchicznej organizacji, całkowita ilość danych jest zmniejszona, ponieważ ten sam wpis danych ma zastosowanie i jest używany dla wielu klientów (pasujących do danego gniazda w organizacji danych).

Rysunek 4A patentu poniżej przedstawia przykład układu grupy organizacyjnej według patentu.

Hierarchiczna struktura cen i organizacji Versaty

Podsumowując, zgodnie z patentem:

Innymi słowy, wynalazek zapewnia elastyczność w formułowaniu pożądanego systemu ustalania cen przy jednoczesnym ograniczeniu potrzeby przechowywania, utrzymywania i pobierania ogromnych ilości danych ze stanu techniki.

Postępowanie w USPTO

Sprawa rozpoczęła się, gdy SAP America, Inc. (wraz ze swoją niemiecką spółką macierzystą SAP AG ) złożyła petycję do USPTO na mocy AIA, prosząc instytut USPTO o dokonanie przeglądu ważności niektórych roszczeń zawartych w patencie '350. Versata Development Group, Inc. (Versata) jest właścicielem patentu '350 i wcześniej pozwała firmę SAP za naruszenie patentu. W swojej petycji do USPTO SAP twierdził, że patent był objęty patentem na metodę biznesową.

Patenty na metodę biznesową objętą ochroną podlegają specjalnym postanowieniom AIA § 18, który ustanawia odrębny, ośmioletni program, w ramach którego USPTO przeprowadza postępowanie przeglądowe po udzieleniu dotacji (tj. po wydaniu patentu) dotyczące ważności metody biznesowej objętej ochroną patenty. Specjalny program, o którym mowa w § 18, jest dostępny tylko dla „opatentowanych metod prowadzenia działalności gospodarczej”, zgodnie z definicją tego terminu zawartą w AIA.

Postępowanie ustaliło, że zastrzeżenia 17 i 26–29 są nieważne. Zastrzeżenie 17 przytacza „sposób określania ceny produktu oferowanego organizacji zakupowej” obejmujący pewne etapy. Zastrzeżenie 26 podaje „odczytywalny dla komputera nośnik pamięci zawierający: instrukcje komputerowe do realizacji sposobu według zastrzeżenia 17”. Zastrzeżenie 27 przytacza „zaimplementowany komputerowo sposób określania ceny produktu oferowanego organizacji zakupowej” obejmujący pewne etapy. W zastrzeżeniu 28 przytoczono „nośnik pamięci odczytywalny komputerowo zawierający: instrukcje komputerowe do realizacji sposobu według zastrzeżenia 27”. W zastrzeżeniu 29 przytoczono „urządzenie do ustalania ceny produktu oferowanego organizacji zakupowej” zawierające pewne ograniczenia.

Według Federal Circuit, Roszczenie 17 jest reprezentatywne. To zapewnia:

Metoda ustalania ceny produktu oferowanego organizacji zakupowej obejmująca:

organizowanie hierarchii grup organizacyjnych obejmującej wiele oddziałów tak, że grupa organizacyjna poniżej wyższej grupy organizacyjnej w każdym z oddziałów jest podzbiorem wyższej grupy organizacyjnej;

organizowanie hierarchii grup produktów obejmującej wiele gałęzi tak, że grupa produktów znajduje się poniżej wyższej grupy produktów w każdej z gałęzi w podzbiorze wyższej grupy produktów; przechowywanie informacji o cenach w źródle danych, z którym jest powiązana informacja o cenach

(i) rodzaj cen,
(ii) grupy organizacyjne oraz
(iii) grupy produktów;

pobieranie stosownych informacji o cenach odpowiadających produktowi, organizacji zakupowej, każdej grupie produktowej powyżej grupy produktowej w każdym oddziale hierarchii grup produktowych, w której produkt jest członkiem, oraz każdej grupie organizacyjnej powyżej organizacji zakupowej w każdym oddziale hierarchia grup organizacyjnych, w których organizacja zakupowa jest członkiem;

sortowanie informacji o cenach według rodzajów cen, produktu, organizacji zakupów, hierarchii grup produktów i hierarchii grup organizacyjnych;

wyeliminowanie wszelkich informacji o cenach, które są mniej restrykcyjne; oraz określanie ceny produktu przy użyciu posortowanych informacji o cenach.

Wcześniejsze postępowanie sądowe

W dniu 20 kwietnia 2007 r. firma Versata (wraz z firmami powiązanymi Versata Software, Inc. i Versata Computer Industry Solutions, Inc.) pozwała firmę SAP za naruszenie patentu '350 w sądzie okręgowym Stanów Zjednoczonych dla wschodniego dystryktu Teksasu. Po rozprawie jury stwierdziło naruszenie i przyznało odszkodowanie. Sąd okręgowy podtrzymał wyrok w sprawie naruszenia, ale uchylił inne orzeczenia i zażądał nowego procesu o odszkodowanie. Następnie jury przyznało odszkodowanie za utracone zyski i rozsądne odszkodowanie licencyjne. Sąd Okręgowy podtrzymał te wyroki. SAP odwołał się do Okręgu Federalnego, który podtrzymał werdykt ławy przysięgłych w sprawie naruszenia i przyznanie odszkodowania, ale uchylił jako zbyt szeroki stały nakaz wydany przez sąd rejonowy.

Podczas gdy to wszystko się działo, SAP we wrześniu 2012 roku zwrócił się do USPTO o wszczęcie objętego przeglądu metody biznesowej patentu Versata '350. USPTO przychylił się do petycji SAP i wszczął przegląd metody biznesowej objętej patentem „350”. Zgodnie z ustawowym standardem wszczynania przeglądu PTAB ustaliła, że ​​​​twierdzenia 17 i 26–29 były „bardziej prawdopodobne niż nie podlegały ochronie patentowej”. Za zgodą stron przegląd CBM został ograniczony do przyspieszonego przeglądu na podstawie § 101. W czerwcu 2013 r. PTAB wydała ostateczną pisemną decyzję, unieważniając roszczenia 17 i 26–29 jako niepodlegające opatentowaniu na podstawie § 101. Sprawa trafiła następnie do Okręgu Federalnego.

Podczas gdy PTAB przeprowadzał przegląd CBM, Versata pozwał USPTO do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla wschodniego dystryktu Wirginii, domagając się uchylenia decyzji PTAB o wszczęciu przeglądu CBM. SAP złożył wniosek o interwencję, który sąd rejonowy uwzględnił. W sierpniu 2013 roku sąd rejonowy uwzględnił wnioski o oddalenie sprawy. Sąd okręgowy orzekł, że nie posiada jurysdykcji przedmiotowej, „ponieważ wyraźny język AIA, szczegółowa struktura i schemat kontroli administracyjnej i sądowej, cel legislacyjny i charakter działania administracyjnego wskazują na wyraźny zamiar Kongresu, aby wykluczyć właściwość przedmiotową decyzji PTAB w sprawie wszcząć postępowanie w sprawie ponownego rozpatrzenia patentu [sic]”. Versata odwołał się od wyroku sądu okręgowego do Federal Circuit.

Orzeczenie obwodu federalnego

Kwestie wstępne

Sąd rozpoczął od rozstrzygnięcia kwestii wstępnych, takich jak właściwość do rozpoznania sprawy. Sąd stwierdził, że kwestie te „mogą mieć decydujący wpływ na wynik sprawy niezależnie od jej meritum”.

Dostępność kontroli sądowej

Wstępna decyzja o wszczęciu przeglądu w odpowiedzi na petycję jest pierwszym krokiem w procesie przeglądu po przyznaniu dotacji. Po wszczęciu przeglądu, przegląd przechodzi do rozprawy przed PTAB i kończy się ostateczną pisemną decyzją PTAB. Od tej ostatecznej decyzji przysługuje odwołanie do Federal Circuit. Kwestia, czy PTAB była uprawniona do wszczęcia przeglądu CBM, nie była rozpatrywana przez sąd, ponieważ „statut wyraźnie nakazuje, że nie możemy” się do tego odnosić.

Jednak sąd ustalił, że w niniejszym odwołaniu ma władzę od ostatecznej decyzji PTAB unieważniającej patent Versaty na podstawie § 18, który jest organem ograniczonym do patentów CBM, jurysdykcją do ustalenia, czy USPTO popełnił błąd wszczynając postępowanie CBM. W swoim odwołaniu „Versata argumentuje, że unieważnienie musi zostać cofnięte, ponieważ wykracza to poza uprawnienia zawarte w § 18, ponieważ patent 350 nie jest w rzeczywistości patentem CBM w świetle prawa, jeśli jest właściwie rozumiany, a zatem wykracza poza uprawnienia PTAB do unieważniania na mocy § 18”. Sąd wyjaśnił dalej:

Aby rozstrzygnąć kwestię możliwości ponownej weryfikacji, należy odpowiedzieć na dwa powiązane pytania: po pierwsze, czy zakaz kontroli sądowej w § 324(e) zezwala na kontrolę sądową, jeśli jest prowadzona w odniesieniu do ostatecznej pisemnej decyzji, zgodności PTAB z jakimkolwiek wymogiem, który wiąże się z władzą najwyższą PTAB o unieważnienie patentu; po drugie, jeśli tak, to ograniczenie § 18 do patentów CBM jest takim ograniczeniem.

Sąd stwierdził, że § 324(e) mówi, że „[p]ostanowienie przez [PTAB], czy wszcząć przegląd po przyznaniu dotacji na podstawie tej sekcji, jest ostateczne i niepodlegające odwołaniu”, a nie że ostateczna decyzja o unieważnieniu patentu, który USPTO uznał za patent CBM, nie mogła zostać poddana przeglądowi pod kątem tego, czy patent był rzeczywiście patentem CBM, a zatem podlegał kompetencji USPTO zgodnie z § 18. Są to dwa oddzielne działania USPTO: „ Odrębne działania agencji nie stają się takie same tylko dlatego, że agencja decyduje o pewnych kwestiach na obu etapach procesu”. Dlatego odpowiedź na pierwsze pytanie była twierdząca .

Co do pytania drugiego, sąd uznał, że należy zweryfikować ostateczną decyzję pod kątem tego, czy patent '350 jest patentem CBM:

Byłoby to nie tylko sprzeczne z brzmieniem § 324(e), gdyby odczytywano go jako wykluczający kontrolę tego, czy PTAB przekroczyła ustawowe granice swojego uprawnienia do unieważnienia. Byłoby to również sprzeczne z naszą długą tradycją kontroli sądowej działań rządu, które zmieniają prawa osoby, której to dotyczy, co jest znakiem rozpoznawczym rozróżnienia między ostatecznymi działaniami agencji (ogólnie podlegającymi kontroli) a działaniami agencji (ogólnie niepodlegającymi kontroli), które jedynie inicjują proces rozważyć taką zmianę. . . . Agencja nie może ostatecznie decydować o granicach swojej ustawowej kompetencji. To jest funkcja sądownicza.

Czy patent '350 jest patentem CBM?

Co znaczy CBM?

Statut definiuje „opatentowany sposób prowadzenia działalności” jako: patent, który zastrzega metodę lub odpowiednie urządzenie do przetwarzania danych lub innych operacji wykorzystywanych w praktyce, administrowaniu lub zarządzaniu produktem lub usługą finansową. Oprócz tego afirmatywnego języka Kongres przewidział również konkretny wyjątek w tej samej podsekcji: „termin [opatentowanie metody biznesowej objętej ochroną] nie obejmuje patentów na wynalazki technologiczne”. Federal Circuit skomentował: „Niepomocnie, Kongres nie zdefiniował wówczas„ wynalazku technologicznego ”, ale zamiast tego poinstruował USPTO, aby„ wydał przepisy określające, czy patent dotyczy wynalazku technologicznego”. USPTO w drodze rozporządzenia ogłosiło, co sąd USPTO „wersję definicji„ wynalazku technologicznego ”” w 37 CFR § 42.301 (b). Rozporządzenie to stanowi:

Wynalazek technologiczny. Przy ustalaniu, czy patent dotyczy wynalazku technologicznego wyłącznie dla celów Programu przejściowego dotyczącego metod prowadzenia działalności objętej ochroną (sekcja 42.301(a)), w każdym przypadku należy rozważyć, co następuje: czy zgłaszany przedmiot jako całość recytuje cechę technologiczną, która jest nowatorska i nieoczywista w porównaniu ze stanem techniki; i rozwiązuje problem techniczny za pomocą rozwiązania technicznego.

Ustawowa definicja „patentu objętego metodą biznesową” zawarta w § 18(d)(1) opiera się na tym, czy zastrzegany wynalazek dotyczy „produktów lub usług finansowych”. Ustawodawstwo wskazuje, że definicję należy interpretować szeroko jako „obejmującą patenty na działania o charakterze finansowym, towarzyszące działalności finansowej lub uzupełniające działalność finansową”. Ogłaszając swoje przepisy, USPTO stwierdziło:

Propozycja wyjaśnienia, że ​​termin „produkt lub usługa finansowa” ogranicza się do produktów lub usług sektora usług finansowych, nie została przyjęta. Taka wąska konstrukcja tego terminu ograniczyłaby zakres definicji objętych patentami metod biznesowych poza intencją sekcji 18(d)(1) AIA. . . . Termin finansowy to przymiotnik, który po prostu oznacza odnoszący się do spraw pieniężnych.

W tej sprawie PTAB stwierdziła, że ​​„350 zastrzeżeń patentowych firmy Versata dotyczących metod i produktów służących do ustalania ceny oraz że te zastrzeżenia, które są uzupełnieniem działalności finansowej i odnoszą się do kwestii pieniężnych, są uważane za produkty i usługi finansowe w rozumieniu § 18 lit. )(1).” Versata argumentował, że Kongres użył wyrażenia „produkt lub usługa finansowa” nie bez powodu i że zwykłe znaczenie tekstu statutu ogranicza jurysdykcję PTAB do produktów lub usług z sektora finansowego, tj. i podobne instytucje skupiające się na finansach. USPTO argumentowało, że interpretacja „finansów” przez PTAB jako „odnosząca się do spraw monetarnych” jest zgodna z definicją słownikową w The Random House Dictionary of the English Language — „dotyczący lub odnoszący się do spraw pieniężnych” i „z łatwością obejmuje patent 350, który wyraźnie zastrzega„ metodę określania ceny produktu ”w zastrzeżeniu 17”. Federal Circuit powiedział, że zgadza się z USPTO, że „definicja„ objętego patentem metody biznesowej ”nie ogranicza się do produktów i usług tylko branży finansowej lub do patentów posiadanych przez lub bezpośrednio wpływających na działalność instytucji finansowych, takich jak banki i domów maklerskich”.

To rozumienie tego terminu, obwód federalny powiedział:

jest wzmocniony przez zakres całego programu § 18 i ogólne zaniepokojenie, w tym w salach Kongresu, dotyczące nadużyć w sporach sądowych dotyczących patentów na metody biznesowe. Te obawy spowodowały, że Kongres w pierwszej kolejności stworzył specjalny program dla tych patentów.

Co to jest wynalazek technologiczny?

Paragraf 18(d) stanowi, że termin „opatentowany sposób prowadzenia działalności gospodarczej” nie obejmuje patentów na „wynalazki technologiczne”. Wymaga to od sądu ustalenia najpierw, co oznacza ten termin, a następnie, czy PTAB słusznie uznał, że ten patent nie jest takim wynalazkiem. Kongres nie zdefiniował tego terminu, ale pozostawił to USPTO. W 37 CFR § 42.301(b) USPTO ogłosiło swoją definicję. Zgodnie z rozporządzeniem „wynalazek technologiczny” to taki, w którym „zastrzegany przedmiot jako całość recytuje cechę technologiczną, która jest nowatorska i nieoczywista w stosunku do stanu techniki; oraz rozwiązuje problem techniczny za pomocą rozwiązania technicznego”. W rozporządzeniu określono, że kryteria te będą rozpatrywane „odrębnie dla każdego przypadku”. Federal Circuit skomentował, że „ta definicja jest godna uwagi zarówno ze względu na to, czego nie mówi, jak i na to, co mówi”. W każdym razie, jak stwierdził sąd, „zostajemy z definicją„ wynalazku technologicznego ”jako zasadniczo posiadającego cechę„ technologiczną ”, która rozwiązuje problem„ techniczny ”za pomocą rozwiązania„ technicznego ”. W związku z tym sąd stwierdził, że „ani punt statutu skierowany do USPTO, ani bok piłki przez agencję nie oferują niczego bardzo przydatnego w zrozumieniu znaczenia terminu„ wynalazek technologiczny ”.

Federal Circuit zgodził się z USPTO, że roszczenie 17 nie dotyczy wynalazku technologicznego. Stwierdzono, że „nawet jeśli wynalazek wymagał użycia komputera, roszczenie nie stanowi wynalazku technologicznego”, ponieważ, jak orzekł Sąd Najwyższy w sprawie Alice v. CLS Bank , „obecność komputera ogólnego przeznaczenia w celu ułatwienia operacji poprzez niewynalazcze kroki nie zmienia podstawowego charakteru wynalazku”. PTAB uznał wynalazek opisany w zastrzeżeniu 17 „zasadniczo za metodę ustalania ceny”, którą można osiągnąć „w dowolnym typie systemu komputerowego lub w środowisku programistycznym lub przetwarzającym”, a zatem „żadne specyficzne, niekonwencjonalne oprogramowanie, sprzęt komputerowy, wymagane są narzędzia lub możliwości przetwarzania”. Sąd zgodził się z PTAB, że „nie jest to rozwiązanie techniczne, ale bardziej przypomina tworzenie schematów zarządzania organizacją”. W związku z tym sąd potwierdził wniosek PTAB, że „patent Versata '350 jest objętym patentem na metodę biznesową i nie podlega wyjątkowi dotyczącemu wynalazków technologicznych, niezależnie od tego, co ten wyjątek może oznaczać inaczej”.

Żądaj norm budowlanych

Ostatnią kwestią wstępną było to, jakiego standardu należy użyć do interpretacji roszczeń. PTAB zastosował standard „najszerszej rozsądnej interpretacji (BRI)”, który jest „powszechnie stosowany w działaniach biurowych USPTO”. Versata zakwestionowała to i opowiedziała się za węższą interpretacją języka roszczenia. Sąd zgodził się z USPTO, stwierdzając, że Okręg Federalny rozstrzygnął już tę kwestię w Cuozzo . Sąd potwierdził konstrukcję roszczenia PTAB.

Stwierdzenie nieważności

PTAB orzekł, że zastrzeżenia 17 i 26-29 patentu '350 nie mają zdolności patentowej na mocy 35 USC § 101, ponieważ są to abstrakcyjne idee.

Czy USPTO może unieważnić patent CBM na podstawie § 101

Versata zakwestionowała uprawnienia USPTO do unieważniania patentów CBM na podstawie § 101. Argumentowała, że ​​​​AIA ogranicza unieważnienie do kwestii stanu techniki i oczywistości zgodnie z 35 USC §§ 102-103; AIA zezwala na unieważnienie „warunku zdolności patentowej”, ale zakaz kwalifikowania się do patentu zgodnie z § 101 obejmuje kwestie, których ustawa patentowa nie klasyfikuje jako warunek zdolności patentowej. USPTO argumentowało jednak, że historia legislacyjna jasno wskazywała, że ​​„celem specjalnego procesu CBM było umożliwienie USPTO ponownego rozważenia ważności istotnej kategorii patentów na metody biznesowe”. Sąd zgodził się z USPTO: „Aby dojść do wniosku, że § 101 nie jest podstawą do testowania patentów, wymagałoby to hipertechnicznego przestrzegania, a nie zrozumienia istoty sprawy”.

Czy patent dotyczy abstrakcyjnego pomysłu?

PTAB ustaliła, że ​​„każde z zakwestionowanych twierdzeń wiąże się z wykorzystaniem abstrakcyjnego pomysłu: określenia ceny przy użyciu hierarchii organizacji i grup produktów, które są podobne do schematów organizacyjnych zarządzania”. Według PTAB koncepcja hierarchii organizacyjnych Versaty dla produktów i klientów jest abstrakcyjna, ponieważ jest niewiele więcej niż określaniem ceny, zasadniczo metodą kalkulacji. PTAB ustaliła również, że twierdzenia nie dodały znaczących ograniczeń poza abstrakcyjną ideą. Recytacja ogólnego sprzętu komputerowego ogólnego przeznaczenia w zastrzeżeniach reprezentowała rutynowy, dobrze rozumiany konwencjonalny sprzęt, który nie zawęził roszczeń dotyczących abstrakcyjnego pomysłu. Dodatkowo deklarowane etapy przechowywania, odzyskiwania, sortowania, eliminowania i odbierania były „dobrze znanymi, rutynowymi i konwencjonalnymi krokami”.

Okręg Federalny dokonał przeglądu dwuetapowej analizy Sądu Najwyższego w sprawie Alice v. CLS Bank i własnych decyzji dotyczących kwalifikowalności patentu na oprogramowanie, które podsumował w następujący sposób:

W sprawie Content Extraction & Transmission LLC przeciwko Wells Fargo Bank, National Ass'n stwierdziliśmy, że roszczenia dotyczące abstrakcyjnego pomysłu zbierania danych z dokumentów papierowych, rozpoznawania pewnych informacji w zebranych danych i przechowywania tych informacji w pamięci nie kwalifikują się. Było to prawdą, pomimo zauważenia, że ​​gdyby roszczenia były interpretowane w sposób najkorzystniejszy dla wnoszących odwołanie, roszczenia wymagałyby technologii skanowania i przetwarzania.

W sprawie Ultramercial stwierdziliśmy, że twierdzenia odnoszące się do abstrakcyjnego pomysłu wykorzystania reklamy jako wymiany lub waluty nie kwalifikowały się, mimo że były powiązane z komputerem ogólnego przeznaczenia i odwoływały się do Internetu.

W sprawie buySAFE, Inc. przeciwko Google, Inc. stwierdziliśmy, że roszczenia odnoszące się do abstrakcyjnej koncepcji stworzenia stosunku umownego — gwarancji wykonania transakcji — nie kwalifikowały się, mimo że komputer odbierał i wysyłał informacje przez sieć.

W sprawie Bancorp Services, LLC przeciwko Sun Life Assurance Co. stwierdziliśmy, że szeroko sformułowane roszczenie dotyczące metody i roszczenie dotyczące nośnika odczytywanego przez komputer w celu wykonania roszczenia dotyczącego metody były niekwalifikowalne. Doszliśmy do wniosku, że roszczenia dotyczyły metody weryfikacji ważności transakcji kartami kredytowymi przez Internet, a kroki tej metody mogą być wykonywane w ludzkim umyśle lub przez człowieka za pomocą długopisu i papieru.

Przypadki te można zestawić z przypadkami, w których znaleźliśmy patenty dotyczące przedmiotu kwalifikującego się do opatentowania. Na przykład w sprawie DDR Holdings, LLC v.Hotels.com, LP stwierdziliśmy, że roszczenia dotyczące rozwiązania, które było koniecznie zakorzenione w technologii komputerowej w celu przezwyciężenia problemu występującego konkretnie w dziedzinie sieci komputerowych, kwalifikowały się. Dokonaliśmy rozróżnienia między roszczeniami kwalifikującymi się do patentu a roszczeniami niekwalifikującymi się do patentu w przeszłości, które jedynie recytowały powszechne metody biznesowe mające na celu przetwarzanie informacji biznesowych, stosując znane procesy biznesowe w określonych środowiskach technologicznych.

Stosując tę ​​analizę, Federal Circuit zgodził się z analizami PTAB dotyczącymi przedmiotowych roszczeń. Stwierdzono, że zastrzeżenia 17 i 26–29 patentu z 350 r. Były skierowane do abstrakcyjnej idei ustalania ceny przy użyciu hierarchii grup organizacyjnych i grup produktów, w taki sam sposób, w jaki zastrzeżenia w sprawie Alice były skierowane do abstrakcyjnej idei rozliczenia pośredniego , oraz roszczenia w sprawie Bilski były skierowane na abstrakcyjną ideę zabezpieczenia ryzyka. „Szczególniej” – powiedział sąd:

[C]laim 17 dotyczy metody ustalania ceny. Zastrzeżenie 27 dotyczy realizowanego komputerowo sposobu określania ceny, a zastrzeżenia 26 i 28 dotyczą odczytywalnych komputerowo nośników pamięci zawierających instrukcje komputerowe do realizacji sposobów według zastrzeżeń 17 i 28. Zastrzeżenie 29 dotyczy urządzenia do określania cenę, która obejmuje instrukcje programu komputerowego zdolne do wykonania tych samych etapów metody, o których mowa w zastrzeżeniu 27. Wykorzystanie hierarchii organizacji i grup produktów do określenia ceny jest abstrakcyjnym pomysłem, który nie ma żadnej konkretnej ani namacalnej formy ani zastosowania. Jest to blok konstrukcyjny, podstawowa rama pojęciowa do organizowania informacji, podobna do twierdzeń dotyczących gromadzenia, rozpoznawania i przechowywania danych w Ekstrakcja treści i roszczenia w CyberSource.

Sąd zgodził się również z PTAB, że „po rozważeniu ograniczeń każdego roszczenia indywidualnie i jako uporządkowanej kombinacji żadne z roszczeń nie ma wystarczających dodatkowych ograniczeń, aby przekształcić charakter jakiegokolwiek roszczenia w kwalifikujące się do opatentowania zastosowanie abstrakcyjnego pomysłu. " Wszystkie operacje komputerowe były „czysto konwencjonalne”. Wszystkie ograniczenia we wszystkich zastrzeżeniach „są dobrze zrozumiałymi, rutynowymi, konwencjonalnymi czynnościami znanymi wcześniej w branży”. A oddzielne elementy twierdzeń, „gdy są uważane za uporządkowaną kombinację… nie dodają niczego, co nie jest już obecne, gdy kroki są rozpatrywane oddzielnie”. Wracając do wcześniejszych decyzji Okręgu Federalnego, sąd stwierdził, że „uznał, że podobne roszczenia nie kwalifikują się pomimo recytacji komputera ogólnego przeznaczenia lub Internetu” i dotyczy to również podobnych roszczeń, które Sąd Najwyższy uznał za „niekwalifikowalne pomimo recytacja komputera ogólnego przeznaczenia w Alicja , Flook i Benson . Ponadto twierdzenia nie były wystarczająco podobne do twierdzeń w sprawie Diehr i DDR Holdings , aby kwalifikować się do uzyskania patentu, ponieważ „nie ulepszają żadnego istniejącego procesu technologicznego ani nie rozwiązują jakiegoś problemu technologicznego w konwencjonalnej praktyce przemysłowej” oraz „nie są zakorzenione w technologii komputerowej, aby rozwiązać problem pojawiający się konkretnie w jakimś aspekcie technologii komputerowej”.

Versata argumentował, że jego wynalazek zapewnia pożądane korzyści: „mniej tabel oprogramowania i wyszukiwań, co prowadzi do poprawy wydajności komputera i łatwości konserwacji”. Sąd odmówił jednak rozważenia korzyści, ponieważ „te rzekome korzyści nie są wymienione w spornych roszczeniach”. Sąd stwierdził, że roszczenia nie miały na celu poprawy wydajności komputera; byli raczej skierowani do obliczania cen i do wykonania tych obliczeń używają jedynie komputera.

Versata argumentował, że spełnił test maszyny lub transformacji, który sąd zauważył, że test może być użyteczną wskazówką przy określaniu kwalifikowalności roszczeń dotyczących metody. Ale twierdzenia Versaty, jak orzekł sąd, nie spełniają testu maszyny lub transformacji:

Jednak sporne twierdzenia nie przekształcają komputera ogólnego przeznaczenia w konkretną maszynę. Etapy w twierdzeniach Versaty (np. organizowanie, przechowywanie, pobieranie, sortowanie, eliminowanie, określanie) są konwencjonalne, rutynowe i dobrze znane. Obejmują one normalne, podstawowe funkcje komputera. Aby dodanie maszyny nałożyło znaczące ograniczenie na zakres roszczenia, musi odgrywać znaczącą rolę w umożliwieniu wykonania zastrzeganej metody, a nie działać wyłącznie jako oczywisty mechanizm umożliwiający osiągnięcie rozwiązania szybciej, tj. poprzez wykorzystanie komputera do wykonywania obliczeń. Twierdzenia Versaty nie spełniają tego kryterium, a zamiast tego działają wyłącznie jako mechanizm umożliwiający szybsze ustalenie ceny.

Versata argumentował, że PTAB powinien był rozważyć komercyjny sukces wynalazku, ale tego nie zrobił. Ale sukces komercyjny, odpowiedział sąd, „niekoniecznie wskazuje, że roszczenia zostały zgłoszone do przedmiotu kwalifikującego się do opatentowania”.

Sąd uznał, że decyzja PTAB powinna zostać utrzymana w mocy:

[T] on PTAB prawidłowo zastosował test Sądu Najwyższego w sprawie Alice i Mayo. Versata nie znajduje przekonujących podstaw, by zakłócić determinację PTAB, która została obszernie poparta wcześniejszymi aktami. Analiza sekcji 101 zastosowana przez PTAB nie była prawnie błędna w ramach Mayo i Alice. A leżące u podstaw ustalenia faktów i ustalenia dotyczące wiarygodności są poparte istotnymi dowodami w aktach.

Częściowy sprzeciw

Sędzia Hughes zgodził się z wyrokiem, podtrzymując unieważnienie patentu przez PTAB. Nie zgodził się jednak z częścią opinii większości, która uznała za podlegającą przeglądowi, w trakcie przeglądu ostatecznego postanowienia, pierwotne postanowienie USPTO o wszczęciu postępowania CBM. Jego zdaniem „niedopuszczalnie rozszerza to jurysdykcję tego sądu i nasz zakres kontroli, aby odgadnąć wstępne ustalenie Rady, że przedmiotowy patent jest„ patentem na metodę biznesową objętą ochroną ”. Utrzymywał, że decyzja o wszczęciu, w przeciwieństwie do ostatecznej nakazu, jest niepodlegający przeglądowi zarówno doraźnie w momencie wszczęcia postępowania CBM, jak i w toku przeglądu ostatecznego nakazu PTAB.

Sędzia Hughes argumentował, że ustawowy język był jasny w przypadku braku przeglądu:

Prosty język § 324(e) jednoznacznie zabrania kontroli sądowej — w dowolnym momencie — decyzji Rady o wszczęciu kontroli po przyznaniu grantu. Sekcja 324(e) stanowi: „Decyzja Dyrektora, czy należy wszcząć przegląd po przyznaniu grantu zgodnie z niniejszą sekcją, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie”.

Twierdził również, że „zezwolenie temu sądowi na ponowne odgadnięcie decyzji Rady w sprawie odwołania od ostatecznej pisemnej decyzji” było bezcelowe lub przynosiło efekt przeciwny do zamierzonego. Wyobraża sobie „drzewo decyzyjne” dla różnych wyników, takich jak (i) Federal Circuit decydujący o słuszności PTAB, w którym to przypadku jego postanowienie zostaje potwierdzone (czy za lub przeciw nieważności), ale kosztem kolejnej warstwy kosztownych sporów sądowych dojść do skutku, że PTAB słusznie zdecydował o wszczęciu zakończonego już postępowania; oraz (ii) Okręg Federalny zdecydował, że PTAB popełnił błąd, w którym to przypadku sprawa wraca do sądu rejonowego w celu powtórzenia rozstrzygnięcia dotyczącego ważności na tym forum, nawet jeśli PTAB prawidłowo rozstrzygnęła kwestię ważności i „nawet jeśli ten sąd zgadza się z ostatecznym ustaleniem ważności przez Radę”, przy jeszcze dalszych kosztach postępowania sądowego i „trwonieniu” zasobów instytucjonalnych. To „stworzy rodzaj„ niepotrzebnych i przynoszących efekt przeciwny do zamierzonego kosztów postępowania sądowego ”, których Kongres zamierzał uniknąć w ramach tych postępowań [CBM]”, a tym samym jest sprzeczny z intencjami Kongresu.

Dalsze wydarzenia

Apelacja sądu okręgowego

Federal Circuit połączył apelację Versaty od wyroku sądu rejonowego, oddalając powództwo Versaty przeciwko USPTO o uchylenie decyzji PTAB o wszczęciu kontroli CBM, z odwołaniem od decyzji PTAB, omówionym powyżej. Obie sprawy apelacyjne toczyły się razem, ale Okręg Federalny kilka dni później wydał orzeczenie w apelacji sądu rejonowego. Versata Development Group, Inc. przeciwko Lee .

Okręg Federalny uznał, że zwolnienie „było zgodne z prawem”, ponieważ statut wyraźnie zabrania odwołania się od decyzji USPTO o wszczęciu postępowania CBM, co było zgodne z prawem.

Petycja Certiorari

Versata złożyła petycję certiorari, w której porusza cztery pytania wynikające z przeglądu USPTO objętej metodą biznesową (CBM) jej patentów na „hierarchiczny mechanizm ustalania cen”:

  1. Czy zwrot „opatentowany sposób prowadzenia działalności gospodarczej” — oraz „produkt lub usługa finansowa” — obejmuje wszelkie zastrzeżenia patentowe, które są „przypadkowe” lub „uzupełniające działalność finansową i odnoszą się do kwestii pieniężnych”.
  2. Czy standard Federal Circuit dotyczący identyfikacji patentów objętych wyjątkiem „wynalazków technologicznych” odbiega od tekstu ustawowego, sprawdzając, czy patent jest ważny, w przeciwieństwie do tego, czy jest „technologiczny”.
  3. Czy wynalazek związany z oprogramowaniem, który poprawia wydajność operacji komputerowych, podlega ochronie patentowej.
  4. Czy, jak zadecyduje ten sąd w sprawie Cuozzo Speed ​​Technologies, LLC przeciwko Lee , . . . Komisja ds. Rozpraw i Odwołań Patentowych powinna nadać terminom roszczenia ich najszerszą rozsądną konstrukcję w postępowaniu orzekającym po udzieleniu dotacji lub zamiast tego powinna nadać im najlepszą konstrukcję.

Komentarz do orzeczenia Federal Circuit

Zabytkowa kasa fiskalna
Potrójny portfel
Nowoczesna pompa do benzyny

Jeden z komentatorów zakwestionował definicje „produktu finansowego” i „technologii”, których użyła PTAB i które podtrzymał sąd. Twierdził, że zgodnie z definicją „produktu finansowego”, którą sąd przyjął - „dotyczącą lub odnoszącą się do spraw pieniężnych” - XIX-wieczna kasa fiskalna, a nawet portfel byłyby produktami finansowymi. Nawet nowoczesna dystrybutor do benzyny jest produktem finansowym, ponieważ określa cenę transakcji w czasie rzeczywistym, gdy użytkownik pompuje gaz, a także przeprowadza transakcję finansową kartą finansową użytkownika. Konkluduje: „Co więcej, po ustaleniu, że są to produkty finansowe kwalifikujące się do przeglądu CBM, wystarczy kilka kroków, aby stwierdzić, że takie wynalazki nie kwalifikują się do opatentowania. Jeśli chodzi o ustalanie ceny i płatność, „zwykł to robić pracownik stacji benzynowej mentalnymi krokami”.

Komentator ten sprzeciwił się również „brutalnemu potraktowaniu przez Federal Circuit argumentu Versaty, że jego wynalazek poprawił wydajność systemu komputerowego”, mówiąc, że „te rzekome korzyści nie są wymieniane w twierdzeniach”. Twierdził:

Jeśli mój wynalazczy dziadek do orzechów rozłupuje orzechy dziesięć razy szybciej niż znane ze stanu techniki, nie twierdzę, że „w którym ten dziadek do orzechów rozłupuje orzechy co najmniej dziesięć razy szybciej niż cytowane odniesienia” ani innego hortacyjnego stwierdzenia. ...{Jeśli} skorzystałem z tej korzyści, to ktoś może skopiować strukturę, ale po prostu dostosuj maszynę, aby działała nieco wolniej.

Profesor Crouch skomentował, że potwierdzenie decyzji PTAB o wszczęciu postępowania CBM, przy jednoczesnym zapewnieniu uprawnień sądowych do przeglądu postanowienia o wszczęciu, było „w stylu petit Marbury przeciwko Madison ”. Oznacza to, że tak jak w tamtym przypadku, decyzja sądu w sprawie możliwości ponownego rozpatrzenia nie podlegała dalszej weryfikacji przez żadną ze stron: USPTO i SAP wygrały merytorycznie i dlatego w ogóle nie mogły się odwoływać; Versata odwołał się od punktu wstępnego, odniósł sukces i dlatego też nie mógł odwołać się od możliwości ponownego rozpatrzenia.

Blog firmy prawniczej skomentował Versatę , że jej wynik był zgodny z intencjami Kongresu:

Od czasu jego wprowadzenia zgłoszenia CBM były druzgocące dla patentów na metody biznesowe; dokładnie to zamierzał Kongres. Kiedy Kongres stworzył tę specjalną klasę wyzwań, chodziło o pokonanie patentów uważanych za nieważne poniżej 101 lat, ale zbyt kosztownych do pokonania w sądzie rejonowym. Decyzja ta znacznie przyczyni się do utrzymania obecnego tempa.

Cytaty w tym artykule są napisane w stylu Bluebook . Więcej informacji można znaleźć na stronie dyskusji .

Linki zewnętrzne

Pobrano z „ https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Versata_Development_Group,_Inc._v._SAP_America,_Inc.&oldid=1112850626 ”