Sprawy Mercoid

Sprawy Mercoid — Mercoid Corp. przeciwko Mid-Continent Investment Co. , 320 US 661 (1944) i Mercoid Corp. przeciwko Minneapolis-Honeywell Regulator Co. , 320 US 680 (1944) — to nadużycie związane z patentem z 1944 r. i antymonopolowe decyzje Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych . Mówi się, że te towarzyszące sprawy osiągnęły „szczyt doktryny nadużycia patentu”. Trybunał znacznie ograniczył doktrynę o współudziale w naruszeniu, utrzymując bezprawne łączenie nieopatentowanych artykułów „niebędących podstawowymi składnikami”, które zostały specjalnie przystosowane wyłącznie do użytku w praktyce patentowej, i zauważył: „Rezultat tej decyzji, wraz z decyzjami, które które go poprzedziły, ma na celu znaczne ograniczenie doktryny współudziału w naruszeniu. Jakie resztki mogą pozostać, nie musimy się zastanawiać”. Sąd zasugerował również, że próba rozszerzenia zasięgu patentu poza jego roszczenia mogłaby lub mogłaby naruszyć przepisy antymonopolowe: prawo patentowe”.

W odpowiedzi na Mercoida przypadkach adwokatura patentowa ostatecznie przekonała Kongres do ograniczenia zasięgu tych orzeczeń poprzez uchwalenie sekcji 271 (c) i (d) kodeksu patentowego w 1952 r. Przepisy te cofnęły do pewnego stopnia prawo dotyczące współnaruszenia i powiązań. Podsekcja (c) zdefiniowała niezgodne z prawem współnaruszenie jako świadomą sprzedaż produktu niebędącego podstawowym produktem, który jest istotną częścią wynalazku i jest specjalnie przystosowany do naruszenia patentu - zasadniczo produktów bez żadnego zastosowania poza naruszeniem. Podsekcja (d) stanowiła, że właściciel patentu nie może nadużyć ani nielegalnego rozszerzenia praw patentowych czerpać dochodów z tego, co stanowiłoby współnaruszenie. Sąd Najwyższy w 1980 roku określił to ustawodawstwo jako ograniczające Mercoid jako kompromis między doktrynami nadużycia i współnaruszenia.

Tło

System sterowania piecem krzyżowym

System pieca Freemana

Wynalazki

Walter M. Cross wynalazł system pieca na gorące powietrze składający się z trzech głównych elementów: (1) napędzanego silnikiem rusztu do podawania paliwa do komory spalania pieca, (2) pokojowego wyłącznika termostatycznego do sterowania podawaniem paliwa oraz ( 3) wyłącznik paleniska zapobiegający wygasaniu ognia w ciepłe dni niewymagające ogrzewania domu. Termostat pokojowy zapewnia dopływ ciepła lub przerywa jego dopływ zamykając lub otwierając obwód do silnika stokera przy żądanych temperaturach. Przełącznik rusztu spalania lub kontrola podtrzymania ognia reaguje na niską temperaturę w palenisku, powodując podawanie paliwa przez ruszt, aby zapobiec wygaśnięciu ognia w piecu. Sterowanie przełącznikiem rusztu spalania jest skuteczne przy łagodnej pogodzie, kiedy termostat pokojowy może nie żądać ciepła przez dłuższy czas.

Edward E. Freeman wynalazł system do sterowania piecem na gorące powietrze, który wykorzystuje do działania trzy przełączniki termostatyczne. Termostat pokojowy uruchamia ruszt. Kolejny termostat (lub wyłącznik krańcowy) otwiera obwód rusztu, gdy powietrze w palenisku osiągnie zadaną temperaturę, niezależnie od tego, że termostat pokojowy może nadal żądać ciepła. Ten drugi termostat działa, aby zapobiec niebezpiecznym warunkom spowodowanym przegrzaniem. Trzeci termostat też jest w piecu. Steruje wentylatorem, który tłoczy gorące powietrze z pieca do pomieszczeń. Nie pozwala na uruchomienie wentylatora, dopóki powietrze w palenisku nie osiągnie określonego stopnia ciepła. Ale w tym momencie uruchamia wentylator, który nadal pracuje, mimo że wyłącznik krańcowy zatrzymał ruszt, dopóki piec jest gorący, a termostat pokojowy żąda ciepła. Patent dotyczył patentu na kombinację trzech przełączników termostatycznych, a nie żadnego z samych przełączników ani kombinacji przełącznika wentylatora i wyłącznika krańcowego.

Eksploatacja patentów

Patent Cross został przeniesiony na Mid-Continent, z zastrzeżeniem wcześniejszej wyłącznej licencji udzielonej Minneapolis-Honeywell Regulator Company (Honeywell) w dziedzinie palaczy węgla. Uzgodniono, że opłata patentowa, którą Honeywell zapłaci, będzie oparta na sprzedaży jednostki sterującej rusztem spalania: automatycznego przełącznika elektrycznego reagującego na temperaturę gazów spalinowych lub wody kotłowej wytwarzanej przez automatyczny ruszt zasilany węglem. Firma Honeywell udzieliła sublicencji firmie Detroit Lubricator Co. na produkcję i sprzedaż przełączników palników spalinowych i związanych z nimi urządzeń do stosowania wynalazku Cross. Mid-Continent, właściciel patentu, nie produkował urządzeń grzewczych, ale czerpał dochody z opłat licencyjnych za urządzenia przełączające palniki spalinowe, które Honeywell i Detroit Lubricator. Firma Honeywell wysłała do przedsiębiorstwa handlowego pismo, w którym poinformowała go o licencji wyłącznej, wyjaśniając, że prawa patentowe obejmują system składający się z kombinacji elementów sterujących i palnika, a nie samych elementów sterujących, oraz oferując licencję na cały system nabywcom jednego z produktów firmy Honeywell jednostki sterujące. Później firma Mid-Continent wysłała do handlu list, w którym poinformowała, że jest właścicielem praw patentowych i że sprzedaż sprzętu do korzystania z opatentowanego wynalazku stanowi naruszenie, chyba że jest licencjonowana. Mid-Continent napisał do klienta Mercoid, że dowiedział się, że klient kupuje kontrole od firmy (tj. Mercoid), która nie posiada licencji Mid-Continent na sprzedaż kontroli; i że Mid-Continent chciał uczynić z tego formalne zawiadomienie, że uważa sprzedaż i używanie kontroli do tego celu za naruszenie jego patentu.

Patent Freemana został przeniesiony na firmę Honeywell, która udzieliła licencji pięciu swoim konkurentom produkcyjnym. Licencje przyznają niewyłączne prawo do wytwarzania, używania i sprzedaży „kombinowanego sterowania pieca”, które jest zdefiniowane jako przełącznik termostatyczny nadający się do instalacji Freemana i zaprojektowany w jednym urządzeniu do sterowania wentylatorem i obwodami ograniczającymi. Opłaty licencyjne na rzecz firmy Honeywell opierają się na sprzedaży łączonych elementów sterujących pieca, które jako takie nie są opatentowane (system, który je obejmuje, jest opatentowany), ale nie mają żadnego zastosowania, z wyjątkiem korzystania z patentu. Sąd apelacyjny stwierdził, że sterowanie piecem kombinowanym zapewnia „sekwencję operacji, która jest dokładną istotą postępu Freemana w tej dziedzinie”, ponieważ „wykonuje sekwencję operacji patentu Freemana” i „wyróżnia [ ed] wynalazek” ze stanu techniki. Każdy licencjobiorca był zobowiązany do złożenia zawiadomienia, że zakup sterowania uprawnia do uzyskania licencji na jedną instalację systemu grzewczego Freeman. Minneapolis-Honeywell kilkakrotnie próbował skłonić Mercoid do wzięcia licencji, ale bezskutecznie.

Postępowanie w sądach niższych instancji

Sprawy sądowe

Patent na krzyż

W listopadzie 1932 r. firma Mid-Continent wysłała do Mercoid oficjalne zawiadomienie o naruszeniu patentu na Krzyż. W sierpniu 1935 r. Mid-Continent pozwał EO Smitha z Carthage w stanie Missouri za naruszenie patentu Krzyża poprzez zainstalowanie w jego domu systemu grzewczego obejmującego elementy sterujące wyprodukowane przez firmę Mercoid. Mercoid zapewnił obronę Smitha, ale nie został stroną w pozwie. Mid-Continent pokonał Smitha. We wrześniu 1940 roku Mid-Continent pozwał Mercoid w federalnym sądzie okręgowym w Chicago za współudział w naruszeniu patentu na Krzyż. Mercoid, Mid-Continent i Honeywell nie produkowały systemów grzewczych; sprzedawali przełączniki termostatyczne i produkty pokrewne. Na wniosek Mercoida sąd uczynił Honeywell współpowodem mimowolnym.

Sąd okręgowy stwierdził, że Honeywell i Mid-Continent „w zmowie konspirowały ze sobą, próbując zmonopolizować sprzedaż przełączników palnika spalinowego, elementów sterujących palnika lub elementów sterujących dolnego limitu, nieobjętych [patentem] Cross”. Uznał również, że ośmioletnia zwłoka między zawiadomieniem z 1932 r. a pozwem z 1940 r. stanowiła uchybienia wykluczające powództwo. Sąd stwierdził, że sposób prowadzenia działalności gospodarczej był „praktycznym odpowiednikiem udzielenia pisemnej licencji z zastrzeżeniem, że opatentowany system może być stosowany wyłącznie z przełącznikami palaczy spalinowych zakupionymi od” licencjobiorców, a więc wbrew Carbice'a i Leitcha . Poza tym, że było to nadużycie patentu, postępowanie powodów naruszyło prawo antymonopolowe i uprawniło Mercoid do wydania przeciwko niemu nakazu sądowego.

Sąd nakazał oddalenie powództwa i nakazał każdemu powodowi wytoczenie przeciwko klientom Mercoid powództwa o współudział w naruszeniu patentu oraz bezpośrednie lub pośrednie grożenie jej klientom pozwem za takie naruszenie patentu lub w jakikolwiek sposób ingerowanie w działalności Mercoid poprzez wykorzystanie patentu. W sprawie roszczenia antymonopolowego sąd odmówił odszkodowania, ale nakazał obu powodom, ich funkcjonariuszom i agentom, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, bezterminowy zakaz wykonywania następujących czynności:

Dalszego angażowania się lub przeprowadzania wspomnianego spisku lub jakiegokolwiek innego spisku mającego podobny cel lub skutek;
Od podejmowania jakichkolwiek działań lub rzeczy, które mają ten sam cel lub skutek, co działania podjęte w związku z taką kontrowersją, lub promowania lub dążenia do promowania celu lub skutku związanego z patentem w pozwie; I
Egzekwowania lub wykonywania, bezpośrednio lub pośrednio, któregokolwiek z postanowień licencji Honeywell lub jej podlicencji, lub jakichkolwiek podobnych licencji o tym samym okresie obowiązywania lub skutku, które obejmują patent.

patent Freemana

W czerwcu 1940 roku Mercoid pozwał Honeywell i Mid-Continent w federalnym sądzie okręgowym w Chicago o wydanie deklaratywnego orzeczenia, zgodnie z którym jego wentylatory i ograniczenia nie naruszają ani nie przyczyniają się do naruszenia patentu Honeywell Freeman, że patent jest nieważny i że Honeywell ogranicza handel z naruszeniem przepisów antymonopolowych. Firma Honeywell wniosła powództwo wzajemne i pozwała za naruszenie patentu. Sąd okręgowy orzekł, że patent nie został uznany za nieważny, ale wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem. Sąd wyjaśnił nadużycie:

[I] t należy uznać, że Minneapolis-Honeywell tak bardzo wykorzystuje swój patent, że ma tendencję do tworzenia monopolu na nieopatentowane urządzenie. Minneapolis-Honeywell udzielała licencji innym podmiotom i zaoferowała Mercoidowi udzielenie licencji na produkcję, użytkowanie i sprzedaż pojedynczego urządzenia, które zawiera w sobie dwa elementy patentu Freemana, a mianowicie dwa termostaty umieszczone w okapie pieca, z których jeden jest wentylatorem przełącznik, a drugi to wyłącznik krańcowy. To urządzenie, ucieleśniające te dwa elementy, to . . . nieopatentowane urządzenie. Patent Freemana nie jest patentem ani na wyłącznik wentylatora, ani na wyłącznik krańcowy, ani na oba z nich. Jest to patent na system sterowania piecem, który do swojej pracy wymaga trzech termostatów. Zdarza się, że dwa z tych termostatów to wyłącznik wentylatora i wyłącznik krańcowy. Sąd jest zdania, że z tego, co zostało powiedziane, wynika, że obie skargi, Mercoid i Minneapolis-Honeywell, muszą zostać oddalone ze względu na brak słuszności.

Orzeczenia Siódmego Okręgu

Odwołania zostały wniesione do Siódmego Okręgu , który uchylił wyroki sądów rejonowych.

Patent na krzyż

W jednej sprawie, dotyczącej patentu Krzyż, sąd apelacyjny uchylił wyroki co do uchybień i współnaruszenia. Uznał, że postępowanie Mercoid przy wytwarzaniu i sprzedaży urządzenia, które nie miało zastosowania poza praktykowaniem patentu Cross, oraz dostarczanie instrukcji, jak używać urządzenia do realizacji wynalazku, stanowiło współnaruszenie. Tym samym sąd stwierdził: „Nie widzimy tu nic, co naruszałoby przepisy antymonopolowe lub stanowiłoby nieuczciwą konkurencję” i uchylił orzeczenie sądu okręgowego.

patent Freemana

W drugiej sprawie, dotyczącej patentu Freemana, sąd apelacyjny uznał, że zasada Morton Salt Co. przeciwko GS Suppiger Co. nie ma zastosowania, a sąd okręgowy błędnie oparł swoje orzeczenie na tej sprawie. Sprawa Mortona dotyczyła opatentowanego mechanizmu odkładania tabletek solnych:

Patent dotyczył mechanizmu, a nie soli ani jej konfiguracji. Sól jest artykułem handlowym, dość powszechnie używanym od niepamiętnych czasów. Nie jest opatentowany i nie jest elementem patentu, na którym polegał Morton. Jednak Morton starał się zmusić nabywców swojego opatentowanego mechanizmu do używania wyłącznie zakupionej od niego soli, która w żadnym wypadku nie była częścią patentu.

W przeciwieństwie do tego, patent Freemana obejmuje system sterowania piecem mający urządzenie do sterowania spalaniem jako element zastrzeganego systemu. Sąd stwierdził, że te fakty były krytyczne:

[Oskarżone urządzenie] zapewnia sekwencję operacji, która jest dokładną esencją postępu Freemana w tej dziedzinie. Do każdego [urządzenia] Mercoid dostarcza określone schematy połączeń do instalacji. Oskarżone urządzenie nie ma innego zastosowania niż wykonanie sekwencji operacji z patentu Freemana.

Sąd stwierdził: „Przepisy patentowe zezwalają na takie postępowanie, a przepisy antymonopolowe tego nie zabraniają”.

Orzeczenia Sądu Najwyższego

Sędzia Douglas około 1940 roku

Patent na krzyż

Sędzia William O. Douglas przedstawił opinię większości Trybunału. Sędzia Owen J. Roberts , do którego dołączył sędzia Stanley Forman Reed , wyrazili sprzeciw. Sędzia Felix Frankfurter zgłosił odrębny sprzeciw, podobnie jak sędzia Robert H. Jackson . Sędzia Hugo Black , do którego dołączył sędzia Frank Murphy, napisali zbieżną opinię, kwestionując opinię, którą złożył sędzia Frankfurter.

Opinia większości

Sędzia Douglas rozpoczął opinię większości od założenia, że patent Cross jest ważny i że Mercoid świadomie sprzedawał przełączniki palników spalinowych do użytku w praktyce wynalazku zastrzeżonego w patencie na kombinację Cross.

Ale od czasu, gdy sąd w sprawie Motion Picture Patents Co. przeciwko Universal Film Mfg. Co. uchylił wyrok w sprawie Henry przeciwko AB Dick Co. , „Ten sąd niezmiennie utrzymuje, że właściciel patentu nie może go wykorzystywać do zabezpieczenia ograniczonego monopolu na nieopatentowany materiał użyty do zastosowania wynalazku”. Na przykład: Carbice Corp. przeciwko American Patents Development Corp. , Leitch Manufacturing Co. przeciwko Barber Co. , Morton Salt Co. przeciwko GS Suppiger Co. i BB Chemical Co. przeciwko Ellis . Powodem, dla którego Trybunał wielokrotnie to orzekał, jest to, że „zezwolenie na takie pozwy oznaczałoby rozszerzenie pomocy sądu słuszności w rozszerzeniu patentu poza uzasadniony zakres jego monopolu”.

Chociaż wszystkie te sprawy dotyczyły powiązań z materiałami używanymi w praktyce opatentowanego wynalazku, Sąd „nie widział żadnej różnicy co do zasady”, gdy związany przedmiot był elementem opatentowanej konstrukcji (zastrzegany element opatentowanej kombinacji):

Udzielenie patentu jest przyznaniem specjalnego przywileju „w celu popierania Postępu Nauki i Sztuk Użytkowych”. Konstytucja, art. I, § 8. Wiąże się to oczywiście z prawem do bycia wolnym od konkurencji w praktyce wynalazku. Ale granice patentu są wąsko i ściśle ograniczone do dokładnych warunków przyznania. W systemie patentowym dominuje interes publiczny. Jest to ochrona społeczeństwa w systemie wolnej przedsiębiorczości, która, ,,, odmawia właścicielowi patentu po wydaniu [patentu] prawa do używania go w taki sposób, aby uzyskać monopol, który nie mieści się wyraźnie w warunkach dotacja. Konieczność lub wygoda posiadacza patentu nie usprawiedliwiają wykorzystywania monopolu patentowego do tworzenia kolejnego monopolu. Fakt, że właściciel patentu ma prawo odmówić udzielenia licencji, nie pozwala mu na rozszerzenie monopolu patentu przez celowe obwarowanie warunków jego używania. Metoda, za pomocą której dąży się do rozszerzenia monopolu, nie ma znaczenia. Patent to przywilej. Ale jest to przywilej, który jest uwarunkowany celem publicznym. Wynika to z wynalazku i ogranicza się do wynalazku, który określa. Kiedy właściciel patentu wiąże coś innego ze swoim wynalazkiem, działa tylko na mocy swojego prawa jako właściciel własności do zawierania umów dotyczących tego wynalazku, a nie w inny sposób. Podlega wówczas wszelkim ograniczeniom tego prawa, które prawo ogólne nakłada na takie umowy. . . . [Gdyby własność patentu uzasadniała powiązania] patent zostałby odwrócony od swojego statutowego celu i stałby się gotowym instrumentem kontroli gospodarczej w dziedzinach, w których ustawy antymonopolowe lub inne prawa, a nie statuty patentowe, określają porządek publiczny.

Wracając do argumentu właściciela patentu, że przełącznik palnika był centralnym elementem wynalazku, Sąd podkreślił, że nie ma to znaczenia:

Tego wyniku nie można uniknąć w niniejszym przypadku, nazywając przełącznik palnika spalinowego „sercem wynalazku” lub „postępem w sztuce”. Patent dotyczy tylko kombinacji. Ponieważ żaden z oddzielnych elementów kombinacji nie jest zastrzeżony jako wynalazek, żaden z nich rozpatrywany osobno nie jest chroniony monopolem patentowym. Niezależnie od tego, czy części są nowe, czy stare, połączenie jest wynalazkiem i różni się od któregokolwiek z nich. Gdyby zezwolono na ograniczony monopol na przełącznik palnika, nie byłby to monopol przyznany geniuszowi wynalazczemu przez prawa patentowe, ale monopol zrodzony z komercyjnej chęci uniknięcia rygorów konkurencji wspieranych przez prawa antymonopolowe. Gdyby taka ekspansja monopolu patentowego mogła zostać dokonana w drodze umowy, integralność systemu patentowego zostałaby poważnie zagrożona.

Trybunał przyznał, że decyzja z 1909 r. w sprawie Leeds & Catlin przeciwko Victor Talking Machine Co. (nr 2) była podstawą wniosku, że „kto sprzedaje nieopatentowaną część patentu kombinowanego do użytku w zmontowanej maszynie, może być winny współudział w naruszeniu”. W tej sprawie dotyczącej płyty gramofonowej i gramofonu Sąd rozszerzył ochronę patentową na nieopatentowaną płytę gramofonową, która stanowiła nieopatentowaną część opatentowanej kombinacji. Ale to orzeczenie „jest w istocie niezgodne z poglądem, który wyraziliśmy w tej sprawie”. W związku z tym zasada w tej sprawie „nie może już przeważać nad obroną, że patent złożony jest używany do ochrony nieopatentowanej części przed konkurencją”. Z pewnością Honeywell i Mid-Continent mogliby zwyciężyć przeciwko Mercoidowi w sprawie zarzutu współudziału w naruszeniu i uzyskać nakaz sądowy, „gdyby nie nadużyli patentu w celu zmonopolizowania nieopatentowanego materiału”. Ale tak się stało i „[gdzie] jest kolizja między zasadą Carbice i konwencjonalne zasady regulujące naruszenie bezpośrednie lub współudział, pierwszeństwo ma pierwszeństwo”.

Następnie Sąd ogłosił kontrowersyjne podsumowanie swojego orzeczenia, które później wywołało burzę sprzeciwu, która doprowadziła do zmiany (patrz poniżej) przepisów patentowych ograniczających orzeczenie Mercoid :

Skutkiem tej decyzji, wraz z decyzjami, które ją poprzedzały, jest znaczne ograniczenie doktryny o współudziale w naruszeniu. Jakie pozostałości mogą pozostać, nie musimy się zastanawiać. Wystarczy powiedzieć, że bez względu na to, w jakiej sytuacji sprawa zostanie podjęta, sądy słuszności odmówią zadośćuczynienia, jeżeli właściciel patentu i osoby, które go wysuwają, korzystają z przywileju patentowego wbrew interesowi publicznemu.

Wreszcie Trybunał zajął się kwestiami powagi rzeczy osądzonej i antymonopolowego roszczenia wzajemnego Mercoid, co do których kilku sędziów wyraziło sprzeciw.

Mercoid wiedział o działaniach Mid-Continent i umowie licencyjnej przed 1935 rokiem, kiedy miał miejsce wcześniejszy proces Smitha dotyczący ważności patentu Cross, w którym Mercoid bronił swojego klienta Smitha. Twierdzono zatem, że doktryna powagi rzeczy osądzonej „wiąże Mercoid w odniesieniu do kwestii, które były faktycznie przedmiotem postępowania sądowego, oraz wszystkich kwestii, które mogły zostać podniesione we wcześniejszym procesie”. Jeśli chodzi o powagę rzeczy osądzonej , Trybunał orzekł, że Honeywell i Mid-Continent:

zwrócić się do sądu ds. słuszności o wydanie nakazu przeciwko naruszeniu przez składającego petycję przedmiotowego patentu oraz o rozliczenie. Gdyby taki dekret został wpisany, Sąd nadał imprimatur planowi, który wiąże się z nadużyciem przywileju patentowego i naruszeniem przepisów antymonopolowych. Pomogłoby to w skonsumowaniu spisku mającego na celu rozszerzenie patentu poza jego uzasadniony zakres. Ale posiadacze patentów i licencjobiorcy nie mogą uzyskać pomocy od sądu, aby doprowadzić do takiego zdarzenia, „chyba że udzielanie takiej pomocy jest zgodne z polityką”. A ustalenie tej polityki nie jest „na łasce” stron ani nie zależy od zwykłych zasad regulujących rozstrzyganie sporów prywatnych. Sądy słuszności mogą i często posuwają się znacznie dalej zarówno w udzielaniu, jak i wstrzymywaniu zadośćuczynienia w interesie publicznym, niż są do tego przyzwyczajeni, gdy w grę wchodzą wyłącznie interesy prywatne. . . . Strony nie mogą uniemożliwić sądom skorzystania z tego uprawnienia dyskrecjonalnego poprzez niewniesienie takiej samej obrony we wcześniejszym sporze sądowym.

Roszczenie wzajemne antymonopolowe było „czymś więcej niż obroną; jest to odrębna ustawowa podstawa powództwa”. W związku z tym postępowanie antymonopolowe opiera się na zasadzie, że „jeżeli druga przyczyna powództwa między stronami dotyczy innego roszczenia, uprzedni wyrok ma powagę rzeczy osądzonej nie w sprawach, które mogły zostać wniesione w postępowaniu, ale „tylko w odniesieniu do tych sprawy sporne lub kwestie sporne, na podstawie których rozstrzygnięto ustalenie lub wydano werdykt”.

Zdania odrębne

Sędzia Roberts, do którego dołączył sędzia Reed, stanął na stanowisku, że sprawę Leeds & Catlin należy uznać za dobre prawo, aby nie było tu nadużyć. Uważał również, że sprawa nie wymaga wyjątku od zwykłej zasady powagi rzeczy osądzonej : „Obecnie powiedziano nam, że błędna interpretacja prawa patentowego przez licencjodawcę jest tak brutalnym i rażącym lekceważeniem interesu publicznego, że sąd słuszności musi trzymać rękę na pulsie na korzyść oskarżonego, ilekroć powołuje się on na ten interes dla swoją prywatną korzyść, chociaż nie udało mu się obronić we wcześniejszym sporze sądowym i zaświadczyć o naruszeniu”. Powiedział, że jeśli popełniono przestępstwo przeciwko społeczeństwu, niech rząd wniesie pozew.

Sędzia Frankfurter zgodził się z rozszerzeniem przez Trybunał zasady Carbice na przypadki, w których „nieopatentowane urządzenie nie było do powszechnego użytku, ale zostało… element (taki jak przełącznik palnika) nie został „wykonany w celu iz zamiarem ich połączenia przez stronę niemającą prawa do ich łączenia”. Tak rozumiana doktryna współudziału jest właściwym „wyrazem zarówno prawa, jak i moralności”. Następnie powiedział, że opinia większości przez swoje niepotrzebne dicta wprawiłaby w zakłopotanie strony sporu i sądy niższej instancji „nieuzasadnionymi insynuacjami przeciwko zasadzie prawa, która we właściwych granicach jest akredytowana zarówno przez historię prawa, jak i etykę”. Zgodził się również z tym sędzią Robertsem res iudicata wzywa do afirmacji.

Sędzia Jackson zgodził się z innymi dysydentami co do powagi rzeczy osądzonej , ale zgodził się z większością co do współnaruszenia i nadużycia. Ten patent, powiedział, „obejmuje kombinację - system - sekwencję - o której mówi się, że jest nowa, chociaż każdy jej element i czynnik jest stary i nie podlega ochronie patentowej. Tak więc mamy abstrakcyjne prawo do zawiłego związku między rzeczami w które indywidualnie nie ma prawa - koncepcja prawna, która jest albo bardzo głęboka, albo prawie niezrozumiała, nie jestem pewien, która”. Uznał, że „[i] jeśli właściciel patentu nie może wykluczać konkurentów z wytwarzania i sprzedaży strategicznych nieopatentowanych elementów, takich jak termostat, przystosowanych do użycia w połączeniu, opatentowany system jest tak podatny na konkurencję, że jest prawie bezwartościowy. z drugiej strony, jeśli może zakazać takiej konkurencji, jego patent systemowy łączy się z jego monopolistycznymi urządzeniami od dawna znanymi w sztuce, a zatem same nie podlegają żadnemu patentowi”. Następnie odniósł się do propozycji sędziego Frankfurtera:

Sugeruje się, że taki patent powinien chronić właściciela patentu przynajmniej przed kimś, kto świadomie i celowo buduje urządzenie do użytku w kombinacji i sprzedaje je w tym celu. Wydaje się, że właśnie to tutaj zrobiono. Jeśli chodzi o etykę, strony wydają mi się równie równorzędne jak garnek i czajnik. Ale brak wiedzy lub niewinne zamiary nie są zwykle dostępne, aby zmniejszyć ochronę patentową. Nie rozumiem, w jaki sposób intencja może naruszać to, czego inaczej nie ma. Im mniej praw zależy od czyjegoś stanu umysłu, tym lepiej.

Doszedł do wniosku:

Kwestia praktyczna polega na tym, czy pozostawimy taki złożony patent z niewielką wartością, czy też nadamy mu wartość, projektując jego skutki ekonomiczne na elementy, które same w sobie nie są częścią jego prawnego monopolu. W tych okolicznościach uważam, że powinniśmy chronić właściciela patentu w korzystaniu z tego, co mu przyznano — abstrakcyjnego prawa w zawiłej kombinacji — wartego tyle, ile taka całość może być warta. Nie widzę żadnego konstytucyjnego ani ustawowego upoważnienia do nadania mu dodatkowej wartości poprzez objęcie jego monopolu całości lub jakiejkolwiek części, której nie można opatentować.

Zbieżna opinia

Sędzia Black, do którego dołączył sędzia Murphy, zgodził się specjalnie „dodać kilka uwag, aby milczenie nie mogło być rozumiane jako przyzwolenie na poglądy wyrażone w zdaniu odrębnym” sędziego Frankfurtera. Po pierwsze, powiedział, orzeczenie Trybunału nie zawierało żadnych dicta; to, co zostało powiedziane, było konieczne do rozwiązania sprawy. Co ważniejsze, potępił „błąd sprzeciwu polegający na interpretacji aktów prawnych na podstawie z góry przyjętych poglądów sądu na temat„ moralności ”i„ etyki ”. „Nic w federalnym prawie patentowym nie odnosi się do współnaruszenia. Podstawą argumentów sprzeciwu są „osobiste poglądy pisarza na temat„ moralności ”i„ etyki ”. ":

[Nic z tego] nie rzuca wystarczającego światła na statut patentowy, aby uzasadnić jego użycie w interpretacji tych statutów jako tworzących, oprócz prawa do odzyskania odszkodowania za naruszenie, bardziej ekspansywne prawo, które sądownie scharakteryzowano jako „formułę” „współnaruszenia”. A jeśli sędziowie opierają swoją interpretację ustaw wyłącznie na własnych koncepcjach „moralności” i „etyki”, jest to, delikatnie mówiąc, niebezpieczna sprawa.

Gdyby niniejsza sprawa wymagała rozważenia moralności i etyki współudziału w naruszeniu, byłbym bardzo niechętny do wniosku, że szale wartości moralnej są wyważone przeciwko prawu producentów do sprzedaży ich nieopatentowanych towarów na wolnym rynku. Przynajmniej od czasu, gdy napisał Adam Smith, nieskrępowana konkurencja nie była generalnie uważana za niemoralną. Chociaż pojawiły się zastrzeżenia do ustawy antymonopolowej Shermana, niewielu, jeśli w ogóle, kwestionowało jej moralność.

Od dawna wiadomo, że społecznie niepożądana praktyka może szukać akceptacji pod pozorem konwencjonalnych symboli moralnych. A wielokrotne twierdzenie sądowe, że zła praktyka jest uświęcona moralnością, może, jeśli nie zostanie zakwestionowane, pomóc jej uzyskać akceptację, o którą zabiega. Mając to na uwadze, pragnę wyraźnie zaprotestować przeciwko mówieniu o doktrynie sądowej o „współnaruszeniu” tak, jakby zasługiwała ona na taki sam szacunek jak powszechnie uznana prawda moralna.

patent Freemana

Podobnie jak w poprzednim przypadku, sędzia Douglas wydał opinię Trybunału. Sędziowie Roberts, Reed, Frankfurter i Jackson zgodzili się w wyniku na podstawie autorytetu Morton Salt Co. przeciwko GS Suppiger Co.

Sąd nie zgodził się z tym, że Siódmy Okręg oparł swoje odwrócenie decyzji sądu rejonowego, ponieważ przełącznik sterowania spalaniem jest sercem wynalazku. Sąd stwierdził:

Fakt, że nieopatentowana część patentu na kombinację może wyróżniać wynalazek, nie pociąga za sobą przywilejów wynikających z patentu. Może to nastąpić tylko w trybie przewidzianym przez prawo. Bez względu na to, jak cenna może być, jakkolwiek istotna dla patentu, nieopatentowana część patentu kombinowanego nie jest bardziej uprawniona do monopolistycznej ochrony niż jakiekolwiek inne nieopatentowane urządzenie. Ponieważ, jak wskazaliśmy w sprawie Mercoid Corp. przeciwko Mid-Continent Investment Co. , patent na kombinację jest patentem na zmontowaną lub działającą całość, a nie na poszczególne części. Legalność wszelkich prób objęcia nieopatentowanych towarów ochroną patentową mierzy się przepisami antymonopolowymi, a nie prawem patentowym.

W związku z tym „wysiłki podjęte w celu kontrolowania konkurencji w tym nieopatentowanym urządzeniu wyraźnie naruszają przepisy antymonopolowe”, Mercoid ma prawo do ulg antymonopolowych, a firma Honeywell „nie może uzyskać od sądu słuszności żadnego orzeczenia, które bezpośrednio lub pośrednio pomogłoby jej obalić porządku publicznego, który leży u podstaw przyznania jego patentu”.

Późniejsze wydarzenia

Mówiono, że sprawy Mercoid „skutecznie wyeliminowały zdolność posiadacza patentu do uniemożliwienia konkurentowi produkcji i sprzedaży komponentu, który nie miał innego zastosowania niż jako część opatentowanego wynalazku”, w wyniku czego „Kongres wkroczył, by odetchnąć nowe życie w doktrynie współnaruszenia i przesunąć granice doktryny nadużycia patentu”.

Sąd Najwyższy w sprawie Dawson Chemical Co. przeciwko Rohm & Haas Co. przeanalizował historię legislacyjną poprawki z 1952 r., która dotyczyła tej kwestii w nowych sekcjach 271(c) i (d) prawa patentowego. Odnosząc się do Mercoid , Trybunał stwierdził, że „zdecydowanie orzekł, że jakakolwiek próba kontrolowania rynku towarów nieopatentowanych stanowiłaby nadużycie patentu, nawet jeśli towary te nie miały zastosowania poza opatentowanym wynalazkiem”. Dawson Court zauważył, że szereg decyzji prowadzących do spraw Mercoid „dotyczyło naprawienia szkód , które uważano za wyrządzone przez AB Dick .” Co więcej, „Pragnienie rozszerzenia ochrony patentowej na kontrolę podstawowych artykułów handlowych umierało powoli, a widmo ery ekspansywnych naruszeń składkowych nadal nawiedzało sądy”.

Wynik był następujący:

Decyzje Mercoid pozostawiły po sobie pewną konsternację wśród prawników patentowych i pewien stopień zamieszania w sądach niższych instancji. Chociaż niektóre sądy traktowały Mercoid jako ograniczone w skutku do konkretnego rodzaju porozumienia licencyjnego będącego przedmiotem tych spraw, inne przyjęły o wiele bardziej ekspansywny pogląd na tę decyzję. Wśród tej ostatniej grupy niektóre sądy uznały, że nawet wniesienie powództwa o współnaruszenie poprzez groźbę powstrzymania konkurencji w zakresie nieopatentowanych materiałów może dostarczyć dowodów nadużycia patentu.

Ta konsternacja doprowadziła do lobbingu przed Kongresem:

Niektóre segmenty adwokatury patentowej ostatecznie zdecydowały się zwrócić się do Kongresu o wprowadzenie przepisów naprawczych, które przywróciłyby pewien zakres doktrynie współnaruszenia. Z wielką wytrwałością przedstawiali swoją propozycję na trzech kolejnych kongresach, zanim ostatecznie została ona uchwalona w 1952 roku.

Dawson Court stwierdził , że wynikająca z tego poprawka była kompromisem. „Kodyfikacja współnaruszenia i niewłaściwego wykorzystania patentu ujawnia kompromis między tymi dwiema doktrynami i ich konkurującymi ze sobą politykami, który pozwala właścicielom patentów sprawować kontrolę nad artykułami niebędącymi podstawowymi artykułami używanymi w ich wynalazkach”. To cofnęło określone gospodarstwo w Mercoid , dla:

§ 271(d) skutecznie przyznaje właścicielowi patentu, jako zgodny z prawem dodatek do jego praw patentowych, ograniczone uprawnienia do wykluczania innych z konkurencji w zakresie towarów niebędących artykułami podstawowymi. Właściciel patentu może sam sprzedawać artykuł niebędący artykułem podstawowym, jednocześnie zakazując innym wprowadzania do obrotu tego samego towaru bez jego zezwolenia. W ten sposób jest w stanie wyeliminować konkurentów, a tym samym kontrolować rynek tego produktu. Co więcej, jego uprawnienie do żądania od innych opłat licencyjnych za przywilej sprzedaży samego artykułu niebędącego artykułem podstawowym implikuje, że właściciel patentu może kontrolować rynek tego artykułu.

Cytaty w tym artykule są napisane w stylu Bluebook . Więcej informacji można znaleźć na stronie dyskusji .