Test maszyny lub transformacji
W prawie patentowym Stanów Zjednoczonych test maszyny lub transformacji jest testem kwalifikowalności patentowej , w ramach którego roszczenie dotyczące procesu kwalifikuje się do rozpatrzenia, jeśli (1) jest realizowane przez określoną maszynę w niekonwencjonalny i nietrywialny sposób lub (2) przekształca artykuł z jednego stanu w inny.
Test został po raz pierwszy wyartykułowany w obecnej formie w rządowym dokumencie w sprawie Gottschalk przeciwko Bensonowi . W swojej krótkiej odpowiedzi na temat meritum tej sprawy rząd powiedział: „uważamy, że sprawy są zgodne z taką zasadą - w sposób dorozumiany lub wyraźny - i że nie można ich racjonalizować w inny sposób”. Sąd odmówił przyjęcia proponowanej reguły jako kategorycznej i wyłącznej. Wyraził opinię, że przyszłe sprawy mogą przedstawiać wzorce faktów wzywające do zastosowania innej zasady niż ta, która miała zastosowanie w poprzednich przypadkach, a zatem test maszyny lub transformacji był tylko „wskazówką” do kwalifikowalności do uzyskania patentu.
Test został niedawno wyartykułowany w Bilskim , ale pochodzi z XIX wieku. Test jest również wyartykułowany w trylogii patentowej — Gottschalk przeciwko Bensonowi , Parker przeciwko Flook i Diamond przeciwko Diehr . W następstwie opinii Sądu Najwyższego w sprawie Bilski v. Kappos , odrzucając maszynę lub transformację jako jedyny test kwalifikowalności patentowej i potwierdzając, że jest to tylko „użyteczna wskazówka”, jest teraz jasne, że ten test jest tylko sposobem na zmierzenie, czy sporne zastrzeżenie patentowe wyprzedza zasadniczo wszystkie zgłoszenia podstawowej idei lub zasady, na której opiera się patent – takie uprzedzenie jest o wiele bardziej podstawowym i ogólnym testem kwalifikowalności lub braku kwalifikowalności patentu.
Sąd Najwyższy orzekł, że nie jest to jedyny test
Sąd Najwyższy orzekł, że test maszyny lub transformacji nie jest jedynym testem kwalifikującym procesy do opatentowania. Petycja certiorari w Bilskim zakwestionowała tę tezę. a opinia Bilskiego Sądu Najwyższego wyraźnie odrzuciła oświadczenie Okręgu Federalnego, że był to wyłączny test do zastosowania; pomimo sprzeciwu co do właściwego uzasadnienia, sąd był w tej kwestii jednomyślny.
W sprawie Gottschalk przeciwko Benson sąd wyraźnie zastrzegł tę kwestię i odmówił uznania testu za wyłączny, stwierdzając:
Twierdzi się, że patent na proces musi być albo powiązany z konkretną maszyną lub urządzeniem, albo musi działać w celu zmiany artykułów lub materiałów na „inny stan lub rzecz”. Nie uważamy, że żaden patent na proces nie mógłby się kwalifikować, gdyby nie spełniał wymagań naszych poprzednich precedensów.
Rząd argumentował w swojej opinii w sprawie Benson , że Trybunał powinien tak twierdzić i że niemożliwe jest racjonalizowanie orzecznictwa w jakikolwiek inny sposób. Sąd w swoim orzeczeniu odmówił lub nie zgodził się z tym argumentem.
Zaległe problemy
Bensona i Bilskiego pozostawiły niewyjaśnione ważne szczegóły testu maszyny lub transformacji . Szczegóły obejmują, jaki rodzaj przekształcenia jest wystarczający do nadania uprawnień patentowych i jakie są cechy „konkretnej maszyny”, która nadaje uprawnienia patentowe.
Transformacja
Mówi się, że transformacja artykułu z jednej rzeczy lub stanu do innego jest wskazówką do kwalifikowalności patentowej. Tak więc w sprawie Benson sąd stwierdził, że „Przekształcenie i redukcja przedmiotu „do innego stanu lub rzeczy” jest kluczem do zdolności patentowej roszczenia procesowego…” Sto lat wcześniej Trybunał orzekł: „ Proces to… czynność lub seria czynności wykonywanych na przedmiocie, który ma zostać przekształcony i sprowadzony do innego stanu lub rzeczy”.
Co to jest artykuł?
W opinii Bensona wskazano, że wyrób musi być przedmiotem fizycznym, takim jak kawałek gumy (który ma zostać przekształcony ze stanu surowego w stan utwardzony), kawałek skóry (który ma zostać przekształcony ze skóry niegarbowanej w skórę garbowaną) lub stos mąki (przekształcenie z grubych na bardzo drobne cząstki). Federal Circuit In re Schrader opinia wskazywała jednak, że artykuł może być sygnałem elektronicznym reprezentującym parametr fizyczny, takim jak EKG („sygnały elektrokardiografu reprezentujące aktywność serca człowieka”) lub sejsmogram („sygnały odbicia sejsmicznego reprezentujące nieciągłości pod powierzchnią ziemi”) sygnał. Tak więc Schradera zbeształa Sąd Najwyższy za mówienie o fizycznych „artykułach”, a nie o „przedmiocie”, a zatem jedynie „niedoskonałe” odzwierciedlenie odpowiedniej zasady prawnej. Wydaje się, że dwór bilski trzyma się Schradera sformułowanie, a nie Benson , więc wydaje się, że uważa transformację sygnału za kwalifikującą się do opatentowania, gdy sygnał jest reprezentatywny dla pewnych rodzajów działań fizycznych. Ale transformacja sygnałów reprezentujących stosunki monetarne lub prawne nie kwalifikuje się, biorąc pod uwagę potwierdzenie odrzucenia przez PTO pozwu Bilskiego i być może także traktowania State Street Bank przez sąd w Bilskim .
Ile transformacji jest potrzebne?
Sędzia Rader zapytał w swoim sprzeciwie Bilskiego : „Jaka forma lub ilość„ transformacji ”wystarcza?” Sąd nie odpowiedział na jego pytanie. Może się okazać, że wymagana jest „istotna” fizyczna lub chemiczna zmiana właściwości, która jest istotna dla celów wynalazku, ale to wciąż wymaga rozwiązania.
„Konkretna maszyna”
Benson i Bilski mówią o powiązaniu procesu z „konkretną maszyną”, podczas gdy Flook mówi, że mechaniczna implementacja naturalnej zasady musi być „wynalazcza”:
Nawet jeśli zjawisko natury lub formuła matematyczna może być dobrze znane, nowatorskie zastosowanie zasady może zostać opatentowane. I odwrotnie, odkrycie takiego zjawiska nie może stanowić uzasadnienia dla patentu, chyba że w jego zgłoszeniu istnieje inna koncepcja wynalazcza.
W sprawie Flook uznano, że implementacja jest konwencjonalna i nie odbiega od stanu techniki. Dlatego zasada z lub plus konwencjonalną implementacją nie kwalifikowała się do opatentowania. Flook i oparł się na tej samej zasadzie, która została zilustrowana w sprawie Funk Brothers Seed Co. produkcja była równoznaczna z patentem na zasadzie naturalnej.
Ten aspekt testu maszyny lub transformacji pozostaje do pewnego stopnia kwestią niepewną i kontrowersyjną. Przez pewien czas utrzymywano, że „pozostaje niejasne, czy powiązanie procesu z komputerem ogólnego przeznaczenia wystarczy, aby przejść test maszyny lub transformacji”. Ale w 2014 roku Sąd Najwyższy wyraźnie orzekł w Alice , że zwykłe dodanie do twierdzenia „zrób to z komputerem” nie może kwalifikować patentu. Sprawa Alice i jej potomstwo podają również w wątpliwość twierdzenie, że użycie „ programowanego formatu roszczenia komputerowego ” przezwycięża kwalifikowalności patentowej . Opinia Bilskiego Okręgu Federalnego wyraźnie pozostawiła tę kwestię nierozwiązaną. Jednak w pierwszych słowach opinii Bensona pojawia się następujące stwierdzenie:
Pozwani złożyli w urzędzie patentowym zgłoszenie wynalazku, który został opisany jako związany „z programowym przetwarzaniem danych, aw szczególności z programowaną konwersją informacji liczbowych” w komputerach cyfrowych ogólnego przeznaczenia. . . . Zastrzeżenia nie ograniczały się do żadnej konkretnej sztuki lub technologii, do żadnego konkretnego urządzenia lub maszyny ani do żadnego konkretnego zastosowania końcowego. Miały one dotyczyć dowolnego zastosowania zastrzeganej metody w komputerze cyfrowym ogólnego przeznaczenia dowolnego typu.
Prawdopodobnie ten język rozwiązuje problem. Niektóre decyzje komisji apelacyjnej PTO (BPAI) sprzed i po Bilskim przyjmują stanowisko, że zaprogramowany komputer cyfrowy ogólnego przeznaczenia nie jest „konkretną maszyną” i że odpowiadające roszczenia Beauregarda dotyczące zakodowanego nośnika są równie nieustawowe.
W sprawie CyberSource Corp. przeciwko Retail Decisions, Inc. federalny sąd okręgowy w Kalifornii orzekł, że ograniczenie procesu do wdrożenia „przez Internet” nie spełnia testu maszyny lub transformacji. Po pierwsze, Internet nie jest „konkretną maszyną”. Internet to nieuchwytna abstrakcja. Po drugie, ograniczenie do określonego środowiska technologicznego jest zwykłym ograniczeniem pola zastosowania, co nie jest wystarczające na mocy art. 101. Po trzecie, korzystanie z Internetu nie nakłada znaczących ograniczeń na pierworodny zakres roszczeń. Ten sam sąd orzekł, że „ Beauregard „roszczenie skierowane do instrukcji wykonania metody, która nie przejdzie testu maszyny lub transformacji, również nie przejdzie tego testu. Sąd wskazał, że kolegium odwoławcze POT podobnie zinterpretowało Bilskiego. Wydaje się, że późniejsza decyzja Alice miała zasadniczo rozwiązał te kwestie na korzyść stwierdzenia niekwalifikowalności patentu.
Niedoskonale rozwiązanym problemem jest to, czy test maszyny lub transformacji jest wąsko błędnie nazwany, ponieważ odpowiednie orzecznictwo obejmuje porównywalne implementacje procesów opartych na zasadach naturalnych z innymi typami obiektów fizycznych oprócz maszyny . W Funk , na którym opierał się Flook , realizacja zasady naturalności polegała na opakowaniu — wyrobie przemysłowym . Nie ma zasadniczego powodu, dla którego naturalny proces miałby być realizowany fizycznie za pomocą maszyny , a nie wyrobu przemysłowego lub skład materii . Test wyjaśniony w Bilskim powinien być zatem traktowany jako test obiektu fizycznego lub testu transformacji lub test urządzenia lub transformacji.
Czy spełnienie testu jest warunkiem koniecznym do uzyskania patentu, warunkiem wystarczającym, jednym i drugim, czy żadnym?
Dyskusyjne jest, czy decyzja Okręgu Federalnego w In re Bilski uczyniła test maszyny lub transformacji warunkiem koniecznym uzyskania patentu, warunkiem wystarczającym, czy też warunkiem koniecznym i wystarczającym. Opinia Bilskiego zdaje się głosić regułę, że zgłaszany wynalazek kwalifikuje się do opatentowania wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia test maszyny lub transformacji. Oba zęby „jeśli-i-tylko-jeżeli” zostały zakwestionowane, aw swojej opinii w sprawie apelacyjnego przeglądu opinii Okręgu Federalnego Sąd Najwyższy orzekł, że test maszyny lub transformacji był tylko pomocną wskazówką, a sam w sobie nie był rozstrzygający.
Komentator stwierdził, że przykład ilustrujący twierdzenie, że spełnienie testu maszyny lub transformacji nie jest wystarczającym warunkiem uzyskania patentu, występuje w patencie US Pat. nr 6701872. Ten patent obejmuje sposób i urządzenie (maszynę) do zabawiania kota za pomocą ruchomej wiązki laserowej (stosunkowo zaawansowana technologia). Metoda jest realizowana za pomocą „konkretnej maszyny” - „obrotowego źródła laserowego zamontowanego bezpośrednio na wale napędzanym bezpośrednio przez silnik zamontowany na przenośnym cokole” (zastrzeżenie metody 14). Dyskusyjne jest jednak, czy zabawianie kota można uznać za użyteczną sztukę, a niektórzy mogą twierdzić, że to „odkrycie” nie jest rodzajem odkrycia, o którym mówi klauzula patentowa.
Podejmowano również próby opisania procesów, które nie spełniają testu maszyny lub transformacji, ale mimo to wydają się wyraźnie kwalifikować się do opatentowania.
Sposób usuwania brudu z zabrudzonej odzieży, obejmujący:
umieszczanie zabrudzonej odzieży w płynącej wodzie; I
potrząsając wspomnianym ubraniem przez co najmniej pięć minut.
Postawiono również pytanie, czy bicie szaty kijem stanowi użycie „konkretnej maszyny”. To pytanie ilustruje następujące hipotetyczne twierdzenie, które jest odmianą poprzedniego przykładu:
Sposób usuwania brudu z zabrudzonej odzieży, obejmujący:
zanurzenie zabrudzonej odzieży w wodzie; I
bicie tej odzieży przez co najmniej pięć minut kijem.
Istotą tego rodzaju analizy jest to, że test maszyny lub transformacji nie sprawdza się we wszystkich przypadkach. Istnieje kilka niezwykłych wartości odstających, które spełniają test, ale nie kwalifikują się do patentu, oraz takie, które nie spełniają testu, ale kwalifikują się do patentu. Kolejne analizy Sądu Najwyższego w Bilski i Alice potwierdzają niezdolność testu maszyny lub transformacji do objęcia wszystkich możliwych przypadków, jak sugerują powyższe przykłady. Dlatego te zastrzeżenia patentowe „ eksperymentu myślowego ” pokazują, że chociaż test maszyny lub transformacji jest cenną i użyteczną wskazówką, jako że Alice stwierdza, że może obejmować większość praktycznych przypadków, że nie jest to ani konieczny, ani wystarczający test kwalifikowalności patentowej.
„Następstwa”
Bilski zwraca uwagę, a PTO niedawno podkreśliło w memorandum dla swojego personelu egzaminacyjnego, że istnieją dwa „następstwa” testu maszyny lub transformacji. Po pierwsze, zwykłe ograniczenie pola zastosowania jest na ogół niewystarczające, aby metoda, która w inny sposób nie kwalifikowała się, mogła zostać objęta patentem. Notatka z wytycznymi PTO wyjaśnia, że „oznacza to, że maszyna lub transformacja muszą nałożyć znaczące ograniczenia na zakres roszczenia metody [aby] przeszła test”. To, co sprawia, że ograniczenie ma znaczenie, nie jest określone, ale być może to pojęcie można zdefiniować w kategoriach tego, czy ograniczenie nakłada jedynie nieistotne ograniczenie zakresu roszczenia lub pierwokupu.
Drugi wniosek jest taki, że nieistotna działalność związana z dodatkowymi rozwiązaniami nie przekształci zasady niekwalifikującej się do opatentowania w proces podlegający opatentowaniu. Notatka z wytycznymi PTO wyjaśnia, że „[t] jego środki recytujące konkretną maszynę lub określoną transformację określonego artykułu w nieistotnym kroku, takim jak gromadzenie lub wysyłanie danych, nie są wystarczające, aby zdać test”. Nie jest jasne, czy ta koncepcja miałaby zastosowanie do takich czynności, jak zbieranie danych o temperaturze z termopar wewnątrz formy lub otwieranie pokrywy formy po zakończeniu procesu utwardzania.
Rozsądnie jest założyć, że to, czy dany krok jest nieistotny lub centralny dla deklarowanego procesu, będzie kontrowersyjną kwestią w przypadkach po Bilskim testujących znaczenie testu maszyny lub transformacji.
Możliwa interakcja między testem maszyny lub transformacji a doktryną wyczerpanej kombinacji
W postępowaniu sądowym nie zbadano jeszcze, czy roszczenie o zaliczkę związaną z komputerem jako wyczerpaną kombinację stanowi sposób na uniknięcie zaklasyfikowania żądanej zaliczki jako przedmiotu nieustawowego . Tzw. oświadczenie o wyczerpanej kombinacji dotyczy urządzenia, w którym nowa grupa elementów współpracuje w konwencjonalny sposób z niektórymi starymi elementami — na przykład nowym rodzajem silnika i starą stacją dysków. Umieszczenie procesu, który nie przejdzie testu maszyny lub transformacji w środowisku maszynowym, przezwycięża brak implementacji przez konkretną maszynę, zgodnie z wymaganiami In re Bilski oraz orzeczenia Sądu Najwyższego, na których się opiera.
Format procesów zgłoszonych w sprawach Diamond przeciwko Diehr , Parker przeciwko Flook i Gottschalk przeciwko Benson ilustruje koncepcję i jej praktyczne zastosowanie. W Diehr twierdzenie dotyczyło „metody obsługi prasy do formowania gumy” przy użyciu równania Arrheniusa , a twierdzenie zawierało przynajmniej minimalne odniesienia do prasy do formowania i innych urządzeń. Sąd uznał roszczenie za kwalifikujące się do patentu. W sprawie Flook roszczenie dotyczyło „metody aktualizowania wartości co najmniej jednego progu alarmowego”, gdzie „limit alarmowy był liczbą”. Twierdzenie nie mówiło nic o naczyniu do reakcji chemicznej ani nawet o urządzeniach do pomiaru temperatury. Sąd uznał, że roszczenie nie kwalifikuje się do patentu. W Benson , twierdzenie dotyczyło „metody przetwarzania danych w celu konwersji reprezentacji liczb dziesiętnych zakodowanych w systemie binarnym na reprezentacje liczb binarnych”. W jednym zastrzeżeniu wspomniano o rejestrze przesuwnym reentrant, a w drugim nie wspomniano o żadnym urządzeniu. Sąd uznał jednak oba roszczenia za niekwalifikujące się do patentu na tej podstawie, że ograniczenie sprzętu komputerowego było zbyt trywialne, aby uniknąć uprzedzenia pomysłu, ponieważ metody nie można było zastosować inaczej, jak tylko z komputerem.
W sprawie Flook twierdzenie mogło zamiast tego dotyczyć „metody eksploatacji instalacji do hydrokrakingu, w której surowiec węglowodorowy jest podawany do reaktora chemicznego, stosowane jest ciepło itp.”. Roszczenie, chociaż do wyczerpanej kombinacji, wymagałoby aparatury, tak jak w Diehr . Podobnie roszczenie w sprawie Benson mogło dotyczyć metody obsługi centrali telefonicznej, a może nawet metody dostarczania binarnie kodowanych dziesiętnych sygnałów numerycznych do urządzenia operacyjnego zakodowanego binarnie. Ponownie, zapewniając pozornie nietrywialne środowisko mechaniczne, nawet jeśli była to tylko wyczerpana kombinacja, autor roszczeń mógł uniknąć posiadania nieustawowego przedmiotu (niekwalifikowalność patentowa). Możliwe jest zatem, że staranne techniki redagowania oświadczeń odniosą sukces w wyniesieniu formy nad treść, aby uniknąć wpływu testu maszyny lub transformacji.
Kolejne jednomyślne decyzje Sądu Najwyższego w sprawach Mayo i Alice , potwierdzając doktrynę ze sprawy Flook , podają w wątpliwość prawdopodobieństwo powodzenia opisanych powyżej technik redagowania. Doktryna ta polega na tym, że roszczenie dotyczące wdrożenia zasady, która sama w sobie nie kwalifikuje się do uzyskania patentu, musi mieć charakter wynalazczy, a nie rutynowy i konwencjonalny, aby to roszczenie kwalifikowało się jako patent.