Medtronic, Inc. przeciwko Mirowski Family Ventures, LLC

Medtronic, Inc. przeciwko Mirowski Family Ventures, LLC
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
Argumentował 5 listopada 2013 r. Postanowiono 22 stycznia 2014 r.
Pełna nazwa sprawy	Medtronic, Inc. przeciwko Mirowski Family Ventures, LLC
numer aktu	12-1128
Cytaty	571 US 191 ( więcej ) 134 S. Ct. 843; 187 L. wyd. 2d 703; 2014 US LEXIS 788; 82 USLW 4067; 109 USPQ2d 1341
Argument	Argument ustny
Ogłoszenie opinii	Ogłoszenie opinii
Historia przypadku
Wcześniejszy	Medtronic, Inc. przeciwko Boston Scientific Corp. , 777 F. Supp. 2d 750 ( D. Del. 2011); zwolniony i aresztowany, 695 F.3d 1266 ( Fed. Cir. 2012); przyznany certyfikat , 569 U.S. 993 (2013).
Późniejszy	W areszcie, Medtronic Inc. przeciwko Boston Scientific Corp. , 558 F. App'x 998 (Fed. Cir. 2014); certyfikat odmówiono, 135 S. Ct. 364 (2014).
Holding
Kiedy licencjobiorca zwraca się przeciwko właścicielowi patentu o stwierdzenie , że jego produkty nie naruszają licencjonowanego patentu , na właścicielu patentu spoczywa ciężar przekonywania w kwestii naruszenia.
Członkostwo w sądzie
Prezes Sądu Najwyższego John Roberts Sędziowie pomocniczy         Antonin Scalia · Anthony Kennedy Clarence Thomas · Ruth Bader Ginsburg Stephen Breyer · Samuel Alito Sonia Sotomayor · Elena Kagan
Opinia o sprawie
Większość	Breyer, jednogłośnie
Stosowane przepisy
28 USC § 1338 (właściwość sądu rejonowego w sprawach patentowych), 28 USC § 2201 (uprawnienie do wydawania orzeczenia stwierdzającego)

Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC , 571 US 191 (2014), to sprawa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych , która zajmuje się procedurą cywilną , a konkretnie kwestią ciężaru dowodu wymaganego w dochodzeniu deklaracji wyroki .

Tło

W 1991 r. firmy Medtronic i Mirowski zawarły umowę zezwalającą firmie Medtronic na korzystanie z niektórych patentów Mirowskiego w zamian za opłaty licencyjne. W 2007 roku strony znalazły się w środku sporu o „naruszenie”, a Mirowski zawiadomił firmę Medtronic, że jej zdaniem siedem nowych produktów Medtronic narusza różne roszczenia zawarte w dwóch jej patentach, które dotyczyły terapii resynchronizującej serce, rozrusznika serca, który jest stosowany w leczeniu zastoinowej niewydolności serca . Firma Medtronic uważała, że ​​jej produkty nie naruszają patentów Mirowskiego, ponieważ produkty te wykraczały poza zakres zastrzeżeń patentowych lub ponieważ patenty były nieważne.

Firma Medtronic wystąpiła do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware o stwierdzenie , że jej produkty nie naruszają patentów Mirowskiego i że patenty te są nieważne.

Sądy poniżej

Sąd Rejonowy uznał, że Mirowski był pozwanym w powództwie, ale orzekł, że Mirowski „[a] jest stroną [y] powołującą się na naruszenie”, poniósł ciężar udowodnienia naruszenia. Po rozprawie sądowej sąd uznał, że Mirowski nie udowodnił naruszenia, ani bezpośrednio, ani na gruncie doktryny ekwiwalentów , i dlatego przegrał.

W postępowaniu odwoławczym Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego orzekł, że „jeżeli roszczenie wzajemne właściciela patentu o naruszenie zostaje wykluczone przez dalsze istnienie licencji, licencjobiorca ubiegający się o orzeczenie deklaratoryjne o nienaruszeniu i braku wynikającej z tego odpowiedzialności wynikającej z licencji ponosi ciężar perswazji”. W związku z tym na Medtronic, jako powodzie, spoczywał ciężar dowodu, a wyrok Sądu Okręgowego został uchylony i przekazany do ponownego rozpoznania.

Ze względu na znaczenie ciężaru dowodu w sporze patentowym , Sąd Najwyższy przyznał certiorari do rozpoznania apelacji.

W Sądzie Najwyższym

W jednogłośnym orzeczeniu Sąd uchylił orzeczenie Okręgu Federalnego. Sędzia Breyer orzekł, że gdy licencjobiorca zwraca się o wydanie orzeczenia deklaratoryjnego przeciwko właścicielowi patentu w celu ustalenia, że ​​nie doszło do naruszenia, ciężar udowodnienia naruszenia spoczywa na właścicielu patentu. Stwierdził, że „prosta logika prawna, oparta na utrwalonym orzecznictwie, zdecydowanie potwierdza nasz wniosek”. W przedmiotowym orzecznictwie stwierdzono, że:

1. Zgodnie z tradycyjną zasadą, zgodnie z którą na powodzie spoczywa ciężar dowodu, „ciężar udowodnienia naruszenia zasadniczo spoczywa na [właścicielu] patentu” starającego się wyegzekwować patent.
2. „Działanie ustawy o orzeczeniu deklaratywnym [jest] tylko proceduralne”, pozostawiając „prawa materialne bez zmian”.
3. „Ciężar dowodu jest merytorycznym aspektem roszczenia”.

Breyer zauważył również, że „względy praktyczne prowadzą do tego samego wniosku”:

Przesunięcie ciężaru w zależności od formy działania mogłoby spowodować niepewność poprocesową co do zakresu patentu. Załóżmy, że dowody są niejednoznaczne, a domniemany sprawca naruszenia przegrywa powództwo w sprawie orzeczenia deklaratoryjnego, ponieważ nie udowodnił braku naruszenia. Domniemany sprawca naruszenia lub inne osoby mogą nadal angażować się w to samo rzekomo naruszające prawo zachowanie, pozostawiając uprawnionemu z patentu wniesienie powództwa o naruszenie. Jeśli ciężar się przesunie, właściciel patentu może przegrać powództwa, ponieważ dowody nie były rozstrzygające i nie udowodnił naruszenia. Tak więc obie strony mogą przegrać w związku z naruszeniem, pozostawiając kwestię naruszenia niezdecydowaną, powodując niepewność wśród stron i innych osób, które chcą wiedzieć, z jakich produktów i procesów mogą swobodnie korzystać.

Ponieważ ustawa o deklaratywnym wyroku nie „rozszerza” „jurysdykcji” sądów federalnych, powództwo jest odpowiednio scharakteryzowane jako „wynikające z ustawy Kongresu dotyczącej patentów”. Mogłoby to zatem zostać podniesione zamiast pozwu o naruszenie:

Istotne pytanie dotyczy charakteru grożącego powództwa w przypadku braku pozwu deklaratywnego. Firma Medtronic uważa — i stara się to udowodnić w tym pozwie deklaratywnym — że nie jest winna opłat licencyjnych, ponieważ jej produkty nie naruszają praw. Gdyby firma Medtronic działała zgodnie z tym przekonaniem (nie płacąc tantiem i nie wnosząc powództwa deklaratywnego), Mirowski mógłby wypowiedzieć licencję i wszcząć zwykłe federalne postępowanie patentowe o naruszenie…. W konsekwencji to powództwo deklaratoryjne, które pozwala uniknąć zagrożone działanie, również „powstaje na mocy” federalnego prawa patentowego....

Uderzenie

Medtronic jest konsekwencją wcześniejszego orzeczenia Trybunału w sprawie MedImmune, Inc. przeciwko Genentech, Inc. , które otworzyło drogę do występowania w sprawach patentowych o deklaratoryjne orzeczenia. Kwestia, na kim spoczywa ciężar dowodu w takim postępowaniu, była przedmiotem niniejszej sprawy. Jeden z komentatorów przyjął to z zadowoleniem, mówiąc: „prosta, niezakłócona analiza pytania dotyczącego ciężaru dowodu byłaby idealna do części tekstu procedury cywilnej dotyczącej orzeczeń deklaratywnych”.

Inni komentatorzy wskazywali, że sprawa ta była przypomnieniem, że właściciele patentów powinni zachować dużą ostrożność w korespondencji z licencjobiorcami, ponieważ ci pierwsi muszą ponosić ciężar udowodnienia swoich twierdzeń w każdym późniejszym postępowaniu sądowym.

Linki zewnętrzne

•       Tekst w sprawie Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC , 571 U.S. 191 (2014) jest dostępny w: Justia Oyez (argument ustny) Sąd Najwyższy (poślizgowa opinia)