Monsanto Co. przeciwko Rohm and Haas Co.

Monsanto Co. przeciwko Rohm and Haas Co.
Monsanto Co. przeciwko Rohm and Haas Co.
Sąd	Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Trzeciego Okręgu
Argumentował	3 maja 1971
Zdecydowany	12 stycznia 1972
cytaty	456 F.2d 592 ; 172 USPQ ( BNA ) 323
Uznając
	, że w przedmiotowym zgłoszeniu patentowym Monsanto nie przedstawiło informacji o wszystkich testach przeprowadzonych na związku chemicznym. To nieujawnienie zostało uznane za fałszywe oświadczenie. Brak ujawnienia był równoznaczny z wprowadzeniem w błąd, które naruszyło sprawiedliwe standardy postępowania, jakie Monsanto jest winne opinii publicznej w zamian za swój monopol.
Członkostwo w sądzie
Sędziowie posiedzą	Ruggero J. Aldisert , Francis Lund Van Dusen , Harry Ellis Kalodner
Opinie o sprawach
Większość	Aldiserta, do którego dołączył Van Dusen
Bunt	Kalodnera

Monsanto Co. przeciwko Rohm and Haas Co. , 456 F.2d 592 (3d Cir. 1972), to decyzja Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Trzeciego Okręgu z 1972 r . interpretująca, jakie postępowanie stanowi oszukańcze uzyskanie patentu .

Ta sprawa jest jedną z pierwszych decyzji wydanych po wydaniu przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w 1964 r. decyzji w sprawie Walker Process v. Food Machinery uznającej oszustwo w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych za potencjalnie naruszające ustawę Sherman Antitrust Act i jedną z pierwszych (jeśli nie pierwszą) że nieujawnienie Urzędowi Patentowemu istotnych informacji było oszustwem.

Tło

Firma Monsanto uzyskała patent USA nr 3 382 280, wydany 7 maja 1968 r., zatytułowany 3',4'-dichloropropionanilid (znany jako 3,4-DCPA lub propanil ), herbicyd , który selektywnie zabija chwasty bez zabijania roślin uprawnych, takich jak Ryż. W listopadzie 1969 roku Monsanto pozwało firmę Rohm and Haas za naruszenie patentu. Jedyną istotną kwestią była ważność patentu, a to ostatecznie zadecydowało, czy Monsanto dopuściło się oszustwa w Urzędzie Patentowym przy uzyskiwaniu patentu.

Zgłoszenie, które zaowocowało patentem '280, było trzecim z trzech kolejnych zgłoszeń, z których pierwsze dwa zakończyły się niepowodzeniem. W pierwszym zgłoszeniu, złożonym w 1957 r., Monsanto ubiegało się o patent na około 100 „związków, w tym 3,4-DCPA i 3,4-DCAA (3,4-dichloroacetanilid), substancję chemiczną o podobnych właściwościach i podobnej strukturze fizycznej. Monsanto twierdziło, że wszyscy członkowie klasy posiadali „niezwykłą i cenną aktywność chwastobójczą”, podczas gdy pokrewne związki miały „niewielką lub żadną skuteczność chwastobójczą”.

Urząd Patentowy, nie przekonany argumentami Monsanto, odrzucił zgłoszenie jako nieposiadające zdolności patentowej nad stanem techniki. W 1961 roku Monsanto złożyło nowy wniosek, twierdząc, że kolejna duża klasa związków, ponownie obejmująca 3,4-DCPA i 3,4-DCAA, i ponownie twierdząc, że klasa ta posiada „niezwykłą i cenną aktywność chwastobójczą”. Ponownie Urząd Patentowy odrzucił zgłoszenie jako nie posiadające zdolności patentowej w stosunku do stanu techniki. W 1967 roku Monsanto ponownie złożyło wniosek, tym razem twierdząc, że tylko 3,4-DCPA i reprezentując jedynie, że 3,4-DCPA ma „niezwykłą i cenną aktywność chwastobójczą” i że jej aktywność była „zaskakująca”, ponieważ „pokrewne związki mają niewielkie lub żadne działanie chwastobójcze” efektywność." Ponownie. Urząd Patentowy (początkowo) odrzucił zgłoszenie na tej podstawie, że produkt był oczywisty w stosunku do stanu techniki. Ale tym razem Monsanto przezwyciężyło odrzucenie.

3,4-DCAA

3,4-DCPA

Orzeczenie sądu zwróciło uwagę na różnicę strukturalną grupy CH ₂ , zaznaczoną na czerwono

Głównym problemem w Urzędzie Patentowym było odrzucenie zgłoszenia patentowego , ponieważ 3,4-DCPA było oczywiste w znanych wcześniej produktach, z których najważniejszym był 3,4-DCAA (3,4-dichloroacetanilid), związek chemiczny o pewne podobne właściwości i podobną strukturę fizyczną. Oba były przydatne do wytwarzania pigmentów i oba miały właściwości chwastobójcze. Strukturalna różnica między dwoma „blisko spokrewnionymi” związkami polegała na tym, że 3,4-DCAA „różniło się [red.] swoim wzorem strukturalnym wyłącznie tym, że miał jeden CH _{2 mniej} grupy” niż 3,4-DCPA. Ze względu na podobieństwo budowy 3,4-DCPA i innych związków chemicznych, w tym 3,4-DCAA, Urząd Patentowy odrzucił zgłoszenie patentowe ze względu na oczywistości. Monsanto próbowało następnie przekonać Urząd wycofać odmowę, przedstawiając dokumenty wykazujące, że DCPA nie była oczywista, ponieważ miała znacznie lepszą i nieoczekiwaną selektywną aktywność chwastobójczą.

Monsanto złożyło oświadczenie pod przysięgą. Sąd pierwszej instancji uznał, że ten dokument „nie zawiera żadnych potwierdzających fałszywych oświadczeń i jest dokładny w takim zakresie”, ale „wprowadza w błąd i miał wprowadzać w błąd, ponieważ nie podaje faktów znanych skarżącemu, które były niezgodne z jego stanowisko, że propanil jest lepszym herbicydem”. Sąd apelacyjny skomentował:

Patent został jednak wydany. . . po tym, jak Monsanto złożyło oświadczenie dr Roberta F. Husteda pod przysięgą, oparte na testach przeprowadzonych przez niego na dwudziestu gatunkach roślin przy trzech różnych dawkach stosowania na akr. W raporcie przedstawionym Urzędowi Patentowemu stwierdzono, że 3,4-DCPA całkowicie zabiło lub poważnie zraniło dziewięć z jedenastu gatunków i nie miało żadnego wpływu tylko na dwa. Zgłoszono, że osiem innych związków nie ma wpływu na żadną z jedenastu roślin, a dwa inne związki, w tym jeden 3,4-DCAA, miały bardzo niewielki wpływ lub nie miały żadnego wpływu. Co istotne, chociaż testy Husted obejmowały testy na dwudziestu gatunkach, przy trzech różnych dawkach stosowania na akr, Urząd Patentowy został poinformowany o testach tylko na jedenastu gatunkach i tylko przy jednej dawce stosowania, dwóch funtów na akr. W sumie oświadczenie pod przysięgą wykazało mniej niż 25 procent wyników Husted; z 899 testów przesłano tylko 110. Sąd okręgowy doszedł do wniosku, że to przycięcie ustaleń Husteda stanowiło wprowadzenie w błąd.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w rozumieniu sądu, jeśli związek będący przedmiotem wniosku patentowego ma bardzo podobną budowę do znanego związku, jakim były 3,4-DCPA i 3,4-DCAA, powstaje wzruszalne domniemanie, że późniejszy związek jest oczywisty z wcześniejszego. „Aby obalić to domniemanie, należy wykazać, że„ zastrzegany związek ma [d] nieoczywiste lub nieoczekiwane korzystne właściwości, których w rzeczywistości nie posiada homolog ze stanu techniki”.

Oświadczenie Husted wydawało się zatem obalać odrzucenie oczywistości, pokazując, że 3,4-DCPA posiada nieoczekiwane korzystne właściwości chwastobójcze, których brakowało 3,4-DCAA i innym produktom. Oświadczenie Husted wprowadziło Urząd Patentowy w błąd, ponieważ zarówno 3,4-DCPA, jak i 3,4-DCAA „w rzeczywistości posiadają nowo odkrytą właściwość zastrzeganego związku”.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że Monsanto złożyło fałszywe oświadczenie pod przysięgą w następujący sposób: „Krótko mówiąc, składa się ono z półprawd”. Sąd wskazał na takie pominięcia jak te, które uczyniły zeznanie półprawdą:

Na przykład jeden pominięty wynik testu wykazał, że 3,4-DCAA całkowicie zniszczyło szarłat przy wadze 2 funtów. na akr zastosowania, podobnie jak 3,4-DCPA. . . . Monsanto, poprzez oświadczenie Husted, próbowało wykazać, że blisko spokrewnione związki nie posiadają unikalnych właściwości chwastobójczych. Fakty, które nie zostały podane, były zatem istotne”.

Sąd okręgowy uznał patent za nieważny, a Monsanto odwołało się do sądu trzeciego okręgu .

Decyzja trzeciego obwodu

Trzeci Okręg potwierdził wyrok sądu rejonowego w sprawie oszustwa (2-1) w opinii sędziego okręgowego Aldiserta .

Opinia większości

Sąd przyjrzał się oświadczeniu pod przysięgą Husted w świetle jego miejsca w trzech kolejnych zgłoszeniach patentowych Monsanto:

Biorąc pod uwagę wcześniejsze nieudane próby Huffmana w celu uzyskania patentu, uzasadnione jest stwierdzenie, że jego sukces w zgłoszeniu z 1968 r., pierwotnie odrzuconym przez eksperta, a później zaakceptowanym po przedstawieniu Raportu Husteda, został przypisany jego podkreśleniu, że związek posiadał właściwości „zaskakujące”. . . skuteczność chwastobójcza”, której nie posiadają związki pokrewne.

To, czy 3,4-DCPA naprawdę było zaskakująco lepsze od pokrewnych związków jako herbicyd, było zatem kluczowe dla ścigania patentowego i tego, czy Monsanto popełniło oszustwo w Urzędzie Patentowym. Sąd odrzucił argument Monsanto, że w oświadczeniu pod przysięgą po prostu dawało z siebie wszystko:

Oświadczenie Husted złożone pod przysięgą w Urzędzie Patentowym nie odzwierciedlało prawie całego testu Husted przekazanego Huffmanowi. Rzeczywiście, badanie raportu pozwala, jeśli nie zmusza, do błędnego wniosku, że stanowił on kompletną i dokładną analizę wszystkich testów zamiast ich zredagowanej wersji. Ukrycie i nieujawnienie może być dowodem i równoznaczne z fałszywym przedstawieniem, ponieważ ukrycie lub zatajenie jest w istocie przedstawieniem, że ujawniona jest cała prawda.

Patrząc na ten wzorzec postępowania, sąd stwierdził: „[Nie] możemy zmusić się do stwierdzenia, że wniosek o patent z 1968 r. przedstawiał ten standard postępowania wymagany w danych okolicznościach”. Raczej „Monsanto było zobowiązane do ujawnienia Urzędowi Patentowemu większej ilości informacji dotyczących właściwości chwastobójczych pokrewnych związków”. Powodem jest to, że „to, co jest przedmiotem sporu, to nie tylko spór między stronami, ale interes publiczny”, którego fałszywe patenty nie powinny być wydawane. W wyniku okrojonego ujawnienia przez Monsanto faktów dotyczących porównawczej skuteczności 3,4-DCPA jako herbicydu, „Urząd Patentowy nie był w stanie rzetelnie ocenić wniosku Monsanto pod kątem obowiązujących kryteriów ustawowych”.

Sąd stwierdził:

W związku z tym brak ujawnienia przez Monsanto stanowił wprowadzenie w błąd, naruszające godziwe standardy postępowania, które skarżąca jest winna opinii publicznej w zamian za jej monopol. W związku z tym Monsanto nie było uprawnione do monopolu patentowego, a sąd okręgowy nie popełnił błędu [unieważniając patent].

Bunt

Sędzia Kalodner sprzeciwił się. Po pierwsze, powiedział, większość rozstrzygnęła sprawę na podstawie przewagi dowodów, ale powinna była zastosować standard „jasnych i przekonujących dowodów”.

Po drugie, Sąd Okręgowy błędnie stwierdził, że nie jest konieczne wykazywanie konkretnego zamiaru oszukania Urzędu Patentowego „w przypadku, gdy istnieją dowody na umyślne zatajenie istotnych informacji” oraz że patent musi zostać odrzucony „nawet jeśli decyzja o nieujawnianiu był motywowany niczym więcej niż złym osądem co do istotności informacji”.

Po trzecie, nie wykazano, że Urząd Patentowy „nie wydałby patentu, gdyby nie zarzucane oszustwo”. Nie było dowodów na to, że Urząd Patentowy został wprowadzony w błąd.

Komentarz

W artykule w George Washington Law Review Irving Kayton skrytykował „ignorowanie przez Trzeci Obwód przyjętego sposobu i praktyki, określonych w ustawie i przepisach, w których odbywa się ściganie patentowe”. Kayton powiedział, że do obowiązków rzecznika patentowego należało przejrzenie zapisów z wcześniejszych etapów postępowania patentowego i istnieje prawne domniemanie że egzaminator to zrobił; badanie to ujawniłoby informacje, które Monsanto zataiło w oświadczeniu pod przysięgą. W związku z tym, argumentował Kayton, „adwokat patentowy Monsanto [s] był więc całkowicie uzasadniony przypisując ekspertowi rzeczywistą, ale przynajmniej konstruktywną wiedzę na temat treści ujawnień wniosków z 1961 i 1957 roku”. Współautor Richard H. Stern nie zgadzał się z kolegą w tej kwestii. Stern utrzymywał: „Proponowane poleganie na konstruktywnej wiedzy i wynikające z tego pobłażanie fikcjom prawnym i domniemaniom ma o wiele więcej posmaku determinacji, by nie poznawać szkodliwych faktów, niż szczerości wymaganej w takich przypadkach”.

Co więcej, argumentował Kayton, fakt, że Trzeci Okręg i sędzia w podobnej sprawie w Teksasie nie zgadzali się co do tego, czy Monsanto po prostu „stawiało z siebie wszystko”, czy raczej celowo oszukiwało Urząd Patentowy, wskazuje, że rozsądni ludzie mogą się różnić: „To jest czy zatem nie jest nieuchronnym wnioskiem… że [postępowanie] rzecznika patentowego Monsanto… było w najgorszym przypadku niezawinionym błędem w ocenie?” Ponownie współautor Stern nie zgodził się z tym: „Nie. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że Trzeci Obwód uważał, że poglądy sędziego Singletona były wyraźnie błędne, a jego akceptacja teorii właściciela patentu, że„ wszystko jest w porządku, aby dawać z siebie wszystko do Urzędu Patentowego” było sprzeczne z normą prawną co do rzetelności wymaganej w art ex parte tego typu. Biorąc pod uwagę tak całkowicie błędne pojęcie standardu szczerości, nie jest ani zaskakujące, że w okolicznościach tej sprawy sędzia stosujący ten standard prawny nie stwierdził oszustwa, ani zaskakujące, że sędziowie odrzucający go stwierdzili oszustwo”.

Inna dyskusja w tej sprawie zarzuca decyzji sądu okręgowego rzekomą unieważnienie patentu z powodu oszustwa, a co za tym idzie, późniejszego potwierdzenia Trzeciego Obwodu. Podaną podstawą krytyki jest to, że oszukańcze zamówienia nie unieważniają patentu, a jedynie sprawiają, że jest on trwale niewykonalny.

Cytaty w tym artykule są napisane w stylu Bluebook . Więcej informacji można znaleźć na stronie dyskusji .

Linki zewnętrzne

Tekst sprawy Monsanto Co. przeciwko Rohm and Haas Co. , 456 F.2d 592 (3d Cir. 1972) jest dostępny na stronie: CourtListener Google Scholar Justia