Vernor przeciwko Autodesk, Inc.

*Vernor przeciwko Autodesk, Inc.*
Vernor przeciwko Autodesk, Inc.
Sąd	Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Okręgu Waszyngtonu
Zdecydowany	20 maja 2008 r
cytaty	555 F. Supp. 2d 1164
Historia przypadku
Kolejne działania	Vernor przeciwko Autodesk, Inc. , 2009 US Dist. LEXIS 90906 (WD Wash., 30 września 2009 r.) (wydanie wyroku w trybie uproszczonym dla Vernor).
Uwzględnienie
	oddalenia wniosku Autodesk o oddalenie, ponieważ Autodesk rozpowszechniał kopie swojego oprogramowania w transakcjach, które pomimo zawarcia umowy licencyjnej z ograniczeniami najlepiej charakteryzowały się sprzedażą kopii, dającą początek prawu do redystrybucji tych kopii w ramach doktryny pierwszej sprzedaży . (Odwrócony i aresztowany w wyniku odwołania przez 9. Cir.)
Członkostwo w sądzie
Sędziowie posiedzą	Richarda A. Jonesa
Słowa kluczowe
	Prawo autorskie Stanów Zjednoczonych , Doktryna pierwszej sprzedaży , Licencjonowanie oprogramowania

Vernor przeciwko Autodesk, Inc. była sprawą w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Okręgu Waszyngtonu dotyczącą zastosowania doktryny pierwszej sprzedaży do oprogramowania sprzedawanego na warunkach tak zwanej „ licencji obkurczanej ”. Sąd uznał, że gdy przekazanie oprogramowania nabywcy w sposób materialny przypominało sprzedaż (cena jednorazowa, prawo do wieczystego posiadania kopii), w rzeczywistości było to „sprzedaż z ograniczeniem użytkowania” uprawniające do dalszej odsprzedaży egzemplarz w ramach doktryny pierwszej sprzedaży. W związku z tym Autodesk nie mógł wytoczyć powództwa o naruszenie praw autorskich przeciwko firmie Vernor, która starała się odsprzedać używane wersje swojego oprogramowania w serwisie eBay. Decyzja została zaskarżona do Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Dziewiątego Okręgu , który 10 września 2010 r. wydał decyzję uchylającą orzeczenie w sprawie doktryny pierwszej sprzedaży i nakazującą dalsze postępowanie w sprawie roszczenia dotyczącego nadużycia praw autorskich. W decyzji Dziewiątego Okręgu stwierdzono, że jego orzeczenie było wymuszone precedensem Dziewiątego Okręgu, ale zauważono, że względy polityczne związane ze sprawą mogą mieć wpływ na filmy i biblioteki, a także na sprzedaż używanego oprogramowania.

Efektem netto orzeczenia Ninth Circuit jest ograniczenie zasady „Kupiłeś to, jesteś właścicielem” głoszonej przez takie organizacje jak Electronic Frontier Foundation (lub EFF).

Roszczenia

Zgodnie z doktryną pierwszej sprzedaży właściciele praw autorskich rezygnują z prawa do kontrolowania dystrybucji kopii swoich utworów po pierwszej sprzedaży pierwotnemu nabywcy. Nieformalnie właściciele kopii dzieł chronionych prawem autorskim (książek, muzyki itp.) mają prawo sprzedawać lub rozporządzać swoimi kopiami dzieła bez ograniczeń i bez konieczności ubiegania się o pozwolenie od właściciela praw autorskich. Vernor twierdził, że kupił „autentyczne, używane kopie” oprogramowania Autodesk i że nigdy nie otwierał, nie instalował ani nie zgadzał się na dołączone warunki licencji i miał prawo do odsprzedaży tych kopii oprogramowania bez ingerencji ze strony Autodesk. Twierdził ponadto, że stosowanie przez Autodesk DMCA w celu zahamowania tej sprzedaży stanowiło niezgodne z prawem ograniczenie handlu.

Kontrahent Autodesk twierdził, że kopie jego oprogramowania były licencjonowane, a nie sprzedawane pierwotnym stronom. Tak więc, zdaniem Autodesk, doktryna pierwszej sprzedaży nie miała zastosowania - pierwotne strony nigdy nie były właścicielami swoich kopii, a zatem nie miały uprawnień do odsprzedaży oprogramowania firmie Vernor. W ten sposób Vernor naruszał prawa autorskie Autodesk, a Autodesk miał prawo zablokować taką sprzedaż. Autodesk twierdził również, że ponieważ płyta CD była mechanizmem do tworzenia kopii oprogramowania, Vernor umożliwiał swoim klientom wykonywanie nielicencjonowanych kopii oprogramowania Autodesk, a Vernor był odpowiedzialny za współudział w naruszeniu praw autorskich. Wreszcie Autodesk twierdził, że kupując oprogramowanie od licencjobiorcy, Vernor był związany warunkami tej licencji - mimo że nigdy się na nią nie zgodził. Ten ostatni wniosek został oddalony przez sąd.

Ważnym aspektem tej sprawy jest to, że firma CTA, która pierwotnie kupiła oprogramowanie, kupiła aktualizację do niego, a następnie sprzedała starsze wersje. To potencjalnie rodzi inny konkretny problem dotyczący legalności odsprzedaży zaktualizowanego oprogramowania w porównaniu ze sprzedażą używanego oprogramowania.

Sprzeczny precedens?

W trakcie rozpatrywania sprawy przez sąd okręgowy decydującą kwestią było to, czy przeniesienie kopii oprogramowania od Autodesk było sprzedażą, czy licencją. W przypadku sprzedaży zwyciężyłby Vernor, ale w przypadku licencji zwyciężyłby Autodesk. Próbując ustalić precedens kontrolny, sąd rejonowy skupił się na czterech sprawach z Dziewiątego Okręgu. Najstarsza sprawa dotyczyła klasyfikacji sprzedaży i transakcji do celów doktryny pierwszej sprzedaży wyraźnie w kontekście przekazywania odbitek filmowych. Ostatnie trzy, w zakresie, w jakim skupiały się na kwestii klasyfikacji charakteru transakcji związanych z oprogramowaniem, zrobiły to w kontekście sekcji 117 amerykańskiej ustawy o prawie autorskim:

Niezależnie od przepisów § 106 nie jest wykroczeniem dla właściciela kopii programu komputerowego wykonanie lub zezwolenie na wykonanie innej kopii lub adaptacji tego programu komputerowego pod warunkiem [spełnienia przez właściciela dwóch warunków].

Wyniki tych spraw były następujące:

Stany Zjednoczone przeciwko Wise (9. cyrk. 1977).

W sprawie United States v. Wise , która dotyczyła bezpośrednio klasyfikacji sprzedaży i licencji do celów pierwszej sprzedaży w odniesieniu do odbitek filmowych, sąd uznał, że decydującym czynnikiem było to, czy transakcja dała początek prawu wieczystego posiadania nabywcy . Jeżeli cesjonariusz był uprawniony do zatrzymania kopii nabytej od właściciela praw autorskich, była to sprzedaż. Jeśli nabywca był zobowiązany do zwrotu kopii, nie była to sprzedaż.

MAI Sys. Corp. przeciwko Peak Computer (9. cyrk. 1993).

W MAI Sys. Corp. przeciwko Peak Computer sąd uznał zarzut, że załadowanie programu do pamięci RAM stanowiło wykonanie kopii w celu naruszenia praw autorskich. Sąd stwierdził, że tak, i dalej stwierdził w przypisie (bez wyjaśnienia i bez powołania się na jakikolwiek precedens), że „ponieważ MAI udzieliło licencji na swoje oprogramowanie, [jej] klienci nie kwalifikują się jako „właściciele” oprogramowania i nie kwalifikują się do ochrona poniżej 117”. Decyzja MAI była szeroko krytykowana, fakt uznany przez sam Dziewiąty Okręg w Wall Data , a główny pakiet akcji MAI został unieważniony przez ustawową zmianę 17 USC § 117 dokonane przez Kongres jako uzupełnienie ustawy Digital Millennium Copyright Act , ale wyłącznie w celu „konserwacji lub naprawy maszyn”.

System triady Corp. przeciwko Southeastern Express Co. (9. cyrk. 1995).

W Triadzie Sys. Corp. przeciwko Southeastern Express Co. , sąd pośrednio rozróżnił właścicieli kopii oprogramowania i osoby niebędące właścicielami, porównując tych, którzy kupili „oprogramowanie od razu”, co do których przypuszczalnie posiadali prawa określone w sekcji 117, z tymi, którzy ich nie mieli. Sąd powołał się na MAI , ale nie na wcześniejszy precedens.

Wall Data przeciwko Departamentowi Szeryfa Hrabstwa Los Angeles (9th Cir. 2006).

W sprawie Wall Data przeciwko Departamentowi Szeryfa Hrabstwa Los Angeles sąd ustalił, że obecność licencji z ograniczeniami „wystarcza do zaklasyfikowania transakcji jako udzielenia licencji na oprogramowanie Wall Data, a nie sprzedaży oprogramowania Wall Data”. Ponownie sąd powołał się na MAI , ale nie na wcześniejszy precedens.

Analiza sądu okręgowego

Sąd rejonowy uznał, że precedensy cytowane powyżej pozostają w bezpośrednim, niemożliwym do pogodzenia konflikcie. W MAI , Triad i Wall Data przeniesienie oprogramowania z Autodesk wraz z restrykcyjną licencją nie stanowiłoby sprzedaży, a doktryna pierwszej sprzedaży nie miałaby zastosowania, a zatem Vernor nie miałby pozwolenia na redystrybucję oprogramowania. Jednak w sprawie United States v. Wise , przeniesienie kopii oprogramowania firmy Autodesk zostałoby uznane za sprzedaż, ponieważ realia przeniesienia implikują prawo do wieczystego posiadania kopii, a zatem Vernor byłby chroniony na mocy doktryny pierwszej sprzedaży. Biorąc pod uwagę sprzeczne precedensy, sąd poczuł się zmuszony do oparcia się na najwcześniejszym precedensie, Wise , a tym samym uznanym na korzyść Vernora. Najwcześniejszy precedens jest przestrzegany, ponieważ panel sędziów okręgowych jest zobowiązany na mocy decyzji o starzeniu się do przestrzegania wcześniejszych decyzji swojego sądu i odstąpienia od nich tylko wtedy, gdy istniał precedens interweniujący w sprawie Sądu Najwyższego lub en banc decyzja Okręgu stanowiąca inaczej.

Sąd okręgowy odrzucił również twierdzenie Autodesk, że Vernor był związany warunkami licencji na oprogramowanie, którego nie zainstalował ani na które się nie zgodził. Sąd przytoczył zarówno „drażniące kwestie” dorozumianej zgody, jak i absurdalność stwierdzenia zbywalności licencji, która z definicji jej warunków była niezbywalna.

Analiza dziewiątego obwodu

Sędzia Consuelo Callahan, pisząc dla dziewiątego okręgu, zgodził się z sądem rejonowym, że kluczową kwestią było to, czy umowa była sprzedażą, czy licencją. Vernor przeciwko Autodesk, Inc., nr 09-35969, op. pod numerem 13871-72. Zdaniem Dziewiątego Okręgu transakcja jest licencją. Jego analiza obejmuje te same cztery sprawy analizowane przez sąd rejonowy, ale wyprowadza z nich inne zasady:

Czytamy Wise i trio MAI, aby zalecić trzy kwestie, które możemy wykorzystać do ustalenia, czy użytkownik oprogramowania jest licencjobiorcą, a nie właścicielem kopii. Najpierw sprawdzamy, czy właściciel praw autorskich określa, że użytkownik otrzymuje licencję. Po drugie, rozważamy, czy właściciel praw autorskich znacząco ogranicza możliwość przenoszenia oprogramowania przez użytkownika. Na koniec rozważamy, czy właściciel praw autorskich nakłada istotne ograniczenia dotyczące użytkowania. [Przypis pominięty.] Nasz holding godzi trio MAI i Wise, mimo że trio MAI nie cytowało Wise. Zobacz Cisneros-Perez przeciwko Gonzales, 451 F.3d 1053, 1058 (9th Cir. 2006) („Jesteśmy zobowiązani do pogodzenia wcześniejszych precedensów, jeśli możemy to zrobić”).

Poślizg op. na 13878. Te zasady faworyzują firmę Autodesk:

Autodesk zachował tytuł do oprogramowania i nałożył znaczne ograniczenia dotyczące transferu: stwierdził, że licencja jest niezbywalna, oprogramowania nie można przenosić ani wynajmować bez pisemnej zgody Autodesk, a oprogramowania nie można przenosić poza półkulę zachodnią. Umowa SLA nałożyła również ograniczenia dotyczące używania oprogramowania poza półkulą zachodnią oraz modyfikowania, tłumaczenia lub inżynierii wstecznej oprogramowania, usuwania jakichkolwiek znaków własności z oprogramowania lub dokumentacji lub pokonywania jakichkolwiek zabezpieczeń przed kopiowaniem. Ponadto umowa SLA przewidywała wygaśnięcie licencji w przypadku nieautoryzowanego kopiowania przez licencjobiorcę lub nieprzestrzegania innych ograniczeń licencyjnych. W związku z tym, ponieważ firma Autodesk zastrzegła tytuł własności do kopii wersji 14 i nałożyła znaczne ograniczenia dotyczące transferu i użytkowania, wnioskujemy, że jej klienci są licencjobiorcami swoich kopii wersji 14, a nie właścicielami.

CTA było raczej licencjobiorcą niż „właścicielem konkretnej kopii” wydania 14 i nie było uprawnione do odsprzedaży swoich kopii wydania 14 firmie Vernor zgodnie z doktryną pierwszej sprzedaży. 17 USC § 109(a). W związku z tym Vernor nie otrzymał tytułu własności do kopii od CTA iw związku z tym nie mógł przenieść własności na inne osoby. Sprzedaż zarówno CTA, jak i Vernora naruszyła wyłączne prawo Autodesk do rozpowszechniania kopii jego pracy. ID. § 106 ust. 3.

Poślizg op. na 13880.

Dziewiąty Okręg zauważył, że ponieważ sąd okręgowy oparł się na doktrynie „pierwszej sprzedaży”, nie dotarł do twierdzenia Vernora, że Autodesk nadużył swoich praw autorskich, w związku z czym Dziewiąty Okręg przekazał to drugie roszczenie do dalszego postępowania. Poślizg op. o 13887.

Implikacje

Zarządzenie

W orzeczeniu sądu okręgowego podjęto próbę zharmonizowania sprzedaży używanego oprogramowania z doktryną pierwszej sprzedaży, którą konsumenci znają w kontekście używanych książek, muzycznych płyt CD i DVD z filmami, traktując w podobny sposób używane kopie oprogramowania. Licencjonowanie Shrinkwrap jest szeroko stosowane w celu wyegzekwowania ograniczeń, które w innym przypadku zostałyby uznane za dozwolony użytek w ramach praw autorskich. Typowe warunki nałożone przez te licencje obejmują zakaz odsprzedaży, modyfikacji i/lub inżynierii wstecznej. Na mocy wyroku sądu okręgowego Vernor przeciwko Autodesk orzeczeniu, wykonalność tych warunków musiałaby zostać porównana z politykami wyrównawczymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim.

Decyzja Dziewiątego Okręgu zawiera podsumowanie związanych z nią kwestii politycznych i sugeruje, że Kongres mógłby zmienić statut, gdyby chciał innego wyniku. Oto analiza:

Chociaż nasze gospodarstwo jest dziś kontrolowane przez nasz precedens, uznajemy istotne względy polityczne podniesione przez strony i amici po obu stronach tego apelu”.

Autodesk, Software & Information Industry Association („SIIA”) oraz Motion Picture Association of America („MPAA”) przedstawiły argumenty polityczne przemawiające za naszym wynikiem. Na przykład Autodesk opowiada się za sądowym egzekwowaniem umów licencyjnych na oprogramowanie , które ograniczają transfer kopii dzieła. Autodesk twierdzi, że (1) pozwala to na stosowanie warstwowych cen dla różnych rynków oprogramowania, takich jak obniżone ceny dla studentów lub instytucji edukacyjnych; (2) zwiększa sprzedaż firm programistycznych; (3) obniża ceny dla wszystkich konsumentów poprzez rozłożenie kosztów na dużą liczbę nabywców; oraz (4) ogranicza występowanie piractwa, umożliwiając właścicielom praw autorskich wszczynanie postępowań o naruszenie przeciwko nieautoryzowanym sprzedawcom. SIIA twierdzi, że licencja może istnieć nawet wtedy, gdy klient (1) otrzymuje swoją kopię pracy po dokonaniu jednorazowej płatności i (2) może posiadać kopię oprogramowania w nieskończoność, ponieważ to kod oprogramowania i związane z nim prawa są bardziej wartościowe niż niedrogie dyski, na których można przechowywać kod. Ponadto MPAA argumentuje, że zdolność klienta do posiadania dzieła chronionego prawem autorskim na czas nieokreślony nie powinna wymuszać ustalenia pierwszej sprzedaży, ponieważ konsument często nie ma praktycznie wykonalnego sposobu na zwrócenie kopii właścicielowi praw autorskich.

Vernor, eBay i American Library Association („ALA”) przedstawiły argumenty polityczne przeciwko naszej decyzji. Vernor twierdzi, że nasza decyzja (1) nie potwierdza niechęci prawa do ograniczeń dotyczących alienacji własności osobistej; (2) może zmusić każdego kupującego własność chronioną prawem autorskim do prześledzenia łańcucha własności, aby upewnić się, że nastąpiła pierwsza sprzedaż; oraz (3) ignoruje realia ekonomiczne odpowiednich transakcji, w których właściciel praw autorskich na stałe udostępnił kopie oprogramowania w strumieniu handlowym bez oczekiwania zwrotu w zamian za zapłatę z góry pełnej ceny oprogramowania. eBay twierdzi, że szerokie spojrzenie na doktrynę pierwszej sprzedaży jest konieczne, aby ułatwić tworzenie rynków wtórnych dzieł chronionych prawem autorskim, co przyczynia się do dobra publicznego poprzez (1) zapewnienie konsumentom dodatkowych możliwości kupowania i sprzedawania dzieł chronionych prawem autorskim, często poniżej ceny detalicznej ceny; (2) umożliwienie konsumentom uzyskania kopii utworów po zaprzestaniu dystrybucji przez właściciela praw autorskich; oraz (3) umożliwienie rozprzestrzeniania się przedsiębiorstw.

ALA twierdzi, że doktryna pierwszej sprzedaży ułatwia dostępność dzieł chronionych prawem autorskim po okresie ich komercyjnego życia, między innymi poprzez umożliwienie istnienia bibliotek, antykwariatów i bezpośredniej wymiany materiałów chronionych prawem autorskim. ALA twierdzi ponadto, że sądowe egzekwowanie umów licencyjnych na oprogramowanie, które często są umowami o przystąpieniu , może wyeliminować rynek odsprzedaży oprogramowania, wymagać od sprzedawców używanych komputerów usunięcia legalnego oprogramowania przed sprzedażą oraz podnieść ceny dla konsumentów poprzez ograniczenie konkurencji cenowej dla dostawców oprogramowania. Twierdzi, że stanowisko Autodesk (1) podważa 17 USC § 109(b)(2), który zezwala bibliotekom non-profit na wypożyczanie oprogramowania do celów niekomercyjnych, oraz (2) utrudniałoby wysiłki organizacji non-profit mające na celu gromadzenie i przechowywanie wyczerpane oprogramowanie. ALA obawia się, że praktyki licencyjne branży oprogramowania mogą zostać przyjęte przez innych właścicieli praw autorskich, w tym wydawców książek, wytwórnie płytowe i studia filmowe.

Są to poważne spory po obu stronach, ale nie zmieniają naszego wniosku, że nasz precedens od Wise do trio MAI wymaga wyniku, jaki osiągniemy. Kongres ma oczywiście swobodę modyfikowania doktryny pierwszej sprzedaży i niezbędnego kroku obrony, jeśli uzna, że te lub inne względy polityczne wymagają innego podejścia.

Poślizg op. pod numerem 13885-86.

Reakcja na orzeczenie

EFF uważa, że doprowadzi to do większej liczby sporów sądowych, ponieważ inni dostawcy oprogramowania będą próbować znaleźć sposoby na ograniczenie sprzedaży używanego oprogramowania, a także innych właścicieli własności intelektualnej. Niektórzy detaliści obawiają się, że orzeczenie może wpłynąć również na sprzedaż używanych gier wideo. Gregory Beck z Public Citizen, który jest prawnikiem Vernora, mówi, że orzeczenie będzie miało mrożący wpływ na rynek używanego oprogramowania.

W dniu 1 października 2010 r. Vernor złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy en banc. Autodesk złożył odpowiedź 10 listopada 2010 r. Dziewiąty Okręg odrzucił wniosek 18 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy odrzucił wniosek Vernora o certiorari w październiku 2011 r.

Zobacz też

UMG przeciwko Augusto, kolejna aktualna sprawa „doktryny pierwszej sprzedaży”.
MDY przeciwko Blizzardowi, kolejna aktualna sprawa „doktryny pierwszej sprzedaży”.

Notatki

Carver, Brian W., Dlaczego umowy licencyjne nie kontrolują własności kopii: pierwsza sprzedaż i podstawowe kopie (19 marca 2010). Berkeley Technology Law Journal, wygodne łącze SSRN
Hackett, Thomas A., Gdzie Vernor przeciwko Autodesk pasuje do decyzji dotyczących pierwszej sprzedaży , 5 Shidler JL Com. & Tech. 17 (2009), wygodny link Shidlera
Kim, Nancy S., Dylemat licencjonowania oprogramowania, The . BYU L. Rev. 1103 (2008) Wygodny link HeinOnline
Samuelson, Pamela, Mówiąc prawnie: kiedy licencja jest naprawdę sprzedażą , Komunikaty ACM Cz. 52, nr 3 marzec 2009 s. 27–29
Samuelson, Pamela, Legally Speaking: Quantafying the value wyczerpania patentów , Communications of the ACM Vol. 51, nr 11 listopada 2008 s. 27–19

Referencje zewnętrzne