Aerotel Ltd przeciwko Telco Holdings Ltd

Aerotel przeciwko aplikacji Telco i Macrossan
Aerotel przeciwko aplikacji Telco i Macrossan
Sąd	Sąd Apelacyjny Anglii i Walii
Pełna nazwa sprawy	Aerotel Ltd (spółka prawa izraelskiego) przeciwko Telco Holdings Ltd, Telco Global Distribution Ltd, Telco Global Ltd; Oraz w sprawie: ustawy o patentach z 1977 r .; Oraz w sprawie zgłoszenia patentowego GB 0314464.9 w imieniu Neala Williama Macrossana
Zdecydowany	27 października 2006
cytaty	[2006] EWCA Civ 1371
Transkrypcja (e)	[2006] EWHC 997 (Pat) [2006] EWCA Civ 1371
Członkostwo w sądzie
Sędziowie posiedzą	Chadwick LJ , Jacob LJ , Neuberger LJ
Opinie o sprawach
Decyzja wg	Jakub ŁJ
Słowa kluczowe
	patent na oprogramowanie ;

Aerotel przeciwko Telco i Macrossan's Application to wyrok Sądu Apelacyjnego Anglii i Walii . Wyrok został wydany 27 października 2006 r. i dotyczy dwóch różnych odwołań od decyzji Sądu Najwyższego . Pierwsza sprawa dotyczyła GB 2171877 przyznanej firmie Aerotel Ltd oraz jej powództwa o naruszenie przeciwko Telco Holdings Ltd i innym podmiotom. Druga sprawa dotyczyła zgłoszenia GB 2388937 złożonego przez Neala Macrossana, które zostało odrzucone przez brytyjski Urząd Patentowy (obecnie działający jako brytyjski Urząd ds. Własności Intelektualnej ).

Uzasadnienie wyroku stanowi podstawę obecnej praktyki brytyjskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej przy ocenie, czy zgłoszenia patentowe dotyczą przedmiotów podlegających opatentowaniu .

Podejście zastosowane w wyroku zostało skrytykowane przez Izbę Odwoławczą Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) jako „nie do pogodzenia z Konwencją o patencie europejskim ”.

Historia

Patent Aerotelu

Procedura aplikacji

Zvi Kamil, izraelski wynalazca , złożył swoje zgłoszenie patentowe w Wielkiej Brytanii o numerze 8600691 na „system telefoniczny” w dniu 13 stycznia 1986 r., Ubiegając się o pierwszeństwo z dwóch poprzednich izraelskich zgłoszeń patentowych złożonych 13 stycznia 1985 r. I 10 listopada 1985 r. Wniosek dotyczył „specjalnego „ Centrala telefoniczna . Dzwoniący ma konto u właściciela tej giełdy i deponuje u niego kredyt . Dzwoniący ma kod . Aby wykonać połączenie, dzwoni na numer centrali specjalnej i wprowadza swój kod, a następnie numer dzwoniącego . Jeśli kod zostanie zweryfikowany, a kredyt jest wystarczający: połączenie zostanie przerwane, jeśli jego kredyt się wyczerpie.

Zgłoszenie zostało opublikowane jako zgłoszenie GB 2171877 w dniu 3 września 1986 r., a patent został udzielony ze skutkiem od 21 grudnia 1988 r. Kamil dokonał cesji swojego patentu na Aerotel Limited w dniu 12 kwietnia 1999 r. Patent wygasł 12 stycznia 2006 r.

Wysoki Sąd

Aerotel pozwał Telco Holdings Limited za naruszenie patentu w lutym 2005 r., A Telco wystąpiło z roszczeniem wzajemnym o cofnięcie patentu. Powództwo rozpoczęło się w Sądzie Okręgowym ds. Patentów, ale HHJ Fysh QC przekazał je do Sądu Najwyższego w listopadzie 2005 r. W lutym 2006 r. Telco złożyło wniosek o wydanie orzeczenia w trybie uproszczonym w sprawie swojego roszczenia wzajemnego, opierając wniosek na wyłączeniu zdolności patentowej. Wniosek ten powiódł się przed Lewisonem J, który nakazał unieważnienie patentu w dniu 3 maja 2006 r. Patent został później przywrócony w ramach odwołania, ale następnie ponownie unieważniony na kolejnej rozprawie przed HHJ Fysh QC w dniu 23 maja 2008 r.

Aplikacja Macrossana

Procedura aplikacji

Zgłoszenie GB firmy Macrossan 2388937 ma datę pierwszeństwa z grudnia 2000 r. Chodziło o nowy, zautomatyzowany sposób pozyskiwania dokumentów niezbędnych do założenia spółki . Polegał na tym, że użytkownik siedział przy komputerze i komunikował się ze zdalnym serwerem , odpowiadając na pytania. Zadając użytkownikowi pytania na kilku etapach, z odpowiedzi użytkownika zebrano wystarczającą ilość informacji, aby sporządzić wymagane dokumenty. Pytania zadawane w drugim i kolejnych etapach były ustalane na podstawie udzielonych wcześniej odpowiedzi, a odpowiedzi użytkownika były przechowywane w bazy danych . Proces ten był powtarzany do momentu podania przez użytkownika informacji wystarczających do wygenerowania dokumentów wymaganych prawem do utworzenia podmiotu gospodarczego. Przechowano również szereg szablonów dokumentów , a procesor danych został skonfigurowany tak, aby łączyć co najmniej jeden z tych szablonów z odpowiedziami użytkownika w celu wygenerowania wymaganych dokumentów prawnych. Dokumenty mogą być następnie wysyłane do użytkownika w formie elektronicznej , aby użytkownik mógł go wydrukować i przesłać, wysłać pocztą do użytkownika lub złożyć w imieniu użytkownika w odpowiednim punkcie rejestracji .

Urząd patentowy Wielkiej Brytanii stwierdził, że proces Macrossana był zarówno nowatorski, jak i zawierał poziom wynalazczy , niemniej jednak odrzucił wniosek o udzielenie patentu, ponieważ zgłoszony przedmiot nie podlegał opatentowaniu zgodnie z brytyjskim prawem patentowym . Brytyjski ekspert patentowy stwierdził, że zastrzeżenia dotyczyły metody prowadzenia działalności gospodarczej i programu komputerowego jako takiego.

Macrossan wniosła o ponowne rozpatrzenie ustaleń rzecznika patentowego w drodze rozprawy przed rzecznikiem praw obywatelskich UKPO – uznała, że wniosek dotyczy programu komputerowego jako takiego, sposobu prowadzenia działalności gospodarczej jako takiej oraz sposobu wykonywania czynności umysłowej jako taki, a zatem został wyłączony ze zdolności patentowej na każdym z tych trzech powodów.

Wysoki Sąd

Macrossan następnie odwołał się do Sądu Najwyższego. High Court zgodził się, uznając, że wniosek dotyczył programu komputerowego jako takiego oraz metody wykonywania czynności psychicznej jako takiej i nie posiadał zdolności patentowej z każdego z tych dwóch powodów. Jednak High Court konkretnie uchylił stanowisko funkcjonariusza ds. przesłuchań UKPO na podstawie jednego z trzech powodów wykluczenia, uznając, że wniosek nie dotyczył metody prowadzenia działalności gospodarczej jako takiej.

Osąd

W wyroku zatwierdzono nowy czteroetapowy test, który ma być stosowany przy ocenie, czy zgłoszenie rzeczywiście opisuje wynalazek. Czterostopniowy test wygląda następująco:

właściwie zinterpretować roszczenie;
Określ rzeczywisty wkład;
Zapytaj, czy wkład mieści się wyłącznie w wyłączonej tematyce; I
Sprawdź, czy wkład ma charakter techniczny.

Podkreślono, że najbardziej problematyczny jest drugi etap, tj. identyfikacja wkładu, ponieważ ustalenie, jaki faktycznie jest wkład, może być trudne.

Aerotel kontra Telco

Uznano, że patent Aerotelu dotyczy wynalazku podlegającego opatentowaniu , ponieważ system jako całość był nowy sam w sobie, a nie tylko dlatego, że ma być używany do sprzedaży połączeń telefonicznych. Chociaż system ten można było wdrożyć przy użyciu konwencjonalnych komputerów, kluczem do niego była nowa fizyczna kombinacja sprzętu. Sędzia uznał, że było to wyraźnie więcej niż tylko metoda prowadzenia działalności gospodarczej jako taka. Zastrzeżenia dotyczące sposobu zostały zinterpretowane jako odnoszące się do zastosowania nowego systemu i zostały również uznane za zasadniczo odnoszące się do wynalazku posiadającego zdolność patentową. Dodatkowe pytania dotyczące tego, czy zastrzegany wynalazek był nowatorski i zawierał poziom wynalazczy, nie zostały bezpośrednio rozpatrzone przez sędziego, chociaż sugeruje się, że wynalazek był co najmniej nowatorski.

Aplikacja Macrossana

W odniesieniu do wniosku patentowego Macrossana uznano, że przedmiot nie ma zdolności patentowej ze względu na program komputerowy i wyłączenia metod biznesowych. Jednakże w odniesieniu do wyłączenia czynności psychicznej Sąd Apelacyjny nie dokonał żadnego konkretnego ustalenia.

Rozumowanie

W obu przypadkach orzeczenie nie wyjaśnia szczegółowo, w jaki sposób zidentyfikowano wkład wniesiony przez zgłoszone wynalazki i zawiera niewiele wskazówek, jak można przeprowadzić drugi etap testu w innych przypadkach. Zamiast tego czytelnik jest kierowany do obszernego streszczenia wcześniejszego orzecznictwa, które stanowi załącznik do wyroku, aby w pełni zrozumieć rozumowanie sędziów. Na podstawie tego streszczenia orzecznictwa w wyroku odrzucono pogląd zawarty we wcześniejszym wyroku dotyczącym wniosku Fujitsu , zgodnie z którym sądy Zjednoczonego Królestwa powinny kierować się orzecznictwem EPO, ponieważ sędziowie byli zdania, że orzecznictwo EPO było zbyt zaburzony.

W wyroku wspomniano pokrótce o porozumieniu TRIPS oraz o fakcie, że brak w nim wykazu wyłączeń ze zdolności patentowej oraz wymóg, aby patenty były dostępne we „wszystkich dziedzinach technologii”, wywierają polityczną presję na Europę w celu usunięcia lub ograniczenia kategorii niebędących wynalazkami . Jednak Jacob wcześniej orzekł, że TRIPS nie ma bezpośredniego wpływu na prawo brytyjskie, a zatem nie ma wpływu na przedmiotową sprawę. Zamiast tego, sprawy dotyczące wykluczeń ze zdolności patentowej muszą być rozstrzygane po prostu poprzez próbę zrozumienia języka EPC bez uprzedzeń za lub przeciw wyłączeniu.

Apel do Izby Lordów

Powołując się na wyraźną rozbieżność w rozumowaniu sądów brytyjskich i Europejskiego Urzędu Patentowego, Neal Macrossan wystąpił o pozwolenie na odwołanie się od odrzucenia jego wniosku patentowego do Izby Lordów . W zawodzie patentowym oczekiwano, że orzeczenie Izby Lordów wyjaśni zakres, w jakim ochrona patentowa jest dostępna dla wynalazków realizowanych za pomocą komputera. Izba Lordów zajmowała się już podstawowymi kwestiami, takimi jak nowość , poziom wynalazczy, konstrukcja roszczenia i wystarczalność w latach 2004 i 2005.

Izba Lordów odmówiła rozpatrzenia odwołania, powołując się na to, że sprawa „nie dotyczy spornej kwestii prawnej o ogólnym znaczeniu publicznym”.

Niektórzy rzecznicy patentowi wyrazili zdziwienie tą decyzją, ponieważ chociaż zasadność sprawy Macrossana mogła być dyskusyjna, uznano, że istnieją kwestie prawne, które wymagają rozwiązania. W związku z tym istnieje rozczarowanie z powodu straconej szansy na lepsze ustalenie, gdzie leży granica między oprogramowaniem posiadającym zdolność patentową a oprogramowaniem niepodlegającym opatentowaniu. Fundacja na rzecz Wolnej Infrastruktury Informacyjnej wyraziła pogląd, że decyzja Izby Lordów potwierdza słuszność Sądu Apelacyjnego.

Postępowanie równoległe przed Europejskim Urzędem Patentowym

Europejskie zgłoszenie patentowe, a mianowicie zgłoszenie EP 1346304 , należące do rodziny patentów zgłoszenia patentowego GB 2388937 złożonego przez firmę Macrossan, było rozpatrywane w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).

W poniedziałek 30 października 2006 r. (pierwszy dzień roboczy po wydaniu wyroku Sądu Apelacyjnego w piątek 27 października 2006 r.) Wydział Poszukiwań Europejskiego Urzędu Patentowego odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z poszukiwań europejskiego zgłoszenia patentowego wydał oświadczenie na mocy art . 45 EPC 1973 (obecnie Reguła 63 EPC ), że przeszukanie nie mogło zostać przeprowadzone. W oświadczeniu wskazano, że ekspert EPO jest zdania, że aplikacja Macrossana nie zawiera żadnych wartości technicznych, a jedynie zwykłe funkcje techniczne (tj. komputer) służące do wdrażania metody biznesowej. W rezultacie uznano, że żadne sensowne wyszukiwanie nie jest możliwe. Przed wydaniem protokołu z badania merytorycznego wniosek uznano za wycofany w październiku 2009 r. po tym, jak Macrossan nie uiścił opłaty eksploatacyjnej.

Wpływ na praktykę w Wielkiej Brytanii

W następstwie tego orzeczenia Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii (obecnie Urząd ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii ) wydał w dniu 2 listopada 2006 r. notę praktyczną, w której zapowiedział natychmiastową zmianę sposobu, w jaki rzeczoznawcy patentowi będą oceniać, czy wynalazki dotyczą przedmiotu podlegającego opatentowaniu. Urząd Patentowy przygotował również cztery studia przypadków jako przykłady zastosowania testu w praktyce.

Jedną ze zmian w praktyce było odrzucanie roszczeń dotyczących programu komputerowego na podstawie formy zastrzeżenia, nawet jeśli sam proces wykonywany przez program komputerowy był uznawany za posiadający zdolność patentową. Ta nowa praktyka została zakwestionowana przez Astron Clinica Ltd i inne podmioty, a brytyjski Sąd Patentowy orzekł, że praktyka ta była błędna.

Porównanie praktyki EPO i Wielkiej Brytanii

W wyroku zaproponowano kilka pytań, które należy zadać Rozszerzonej Izbie Odwoławczej w celu rozwiązania domniemanych konfliktów między różnymi decyzjami Izb Odwoławczych. W odpowiedzi na to Alain Pompidou , ówczesny prezes Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), napisał do Lorda Justice Jacoba, że chociaż wyjaśnienie niektórych kwestii związanych z wykluczoną tematyką byłoby mile widziane, obecnie nie ma wystarczających różnic między odpowiednimi radami Odwołaj się od decyzji, które uzasadniają skierowanie sprawy. Zamiast tego odesłanie byłoby właściwe, gdyby podejście przyjęte przez jedną izbę odwoławczą doprowadziłoby do przyznania patentu, podczas gdy podejście przyjęte przez inną izbę nie. W dniu 22 października 2008 r. Następczyni Pompidou, Alison Brimelow, skierowała szereg pytań do Rozszerzonej Rady. W swojej opinii G 3/08 Rozszerzona Rada odrzuciła wniosek jako niedopuszczalny.

Praktyka EPO polegająca na uznawaniu przedmiotów nietechnicznych, takich jak nowa muzyka lub historia, za część stanu techniki została skrytykowana w wyroku jako nieuczciwa intelektualnie. Podobna krytyka została podniesiona również w odwołaniu T 1284/04, w odpowiedzi na które Izba Odwoławcza EPO stwierdziła, że:

podejście COMVIK nie uważa ograniczeń nietechnicznych za należące do stanu techniki, ale raczej za należące do fazy koncepcji lub motywacji zwykle poprzedzającej wynalazek, ponieważ mogą one prowadzić do problemu technicznego, nie przyczyniając się do jego rozwiązania. Takie aspekty nigdy nie były brane pod uwagę przy ocenie poziomu wynalazczego, niezależnie od tego, czy były znane ze stanu techniki.

Izba Odwoławcza EPO w T 154/04 stwierdza ponadto, że badanie, czy istnieje wynalazek w rozumieniu art. 52 ust. 1–3 EPC , musi być ściśle oddzielone od pozostałych trzech wymogi dotyczące zdolności patentowej, o których mowa w art. 52 ust. 1 EPC .

To rozróżnienie oddziela pojęcie „wynalazku” jako ogólnego i absolutnego wymogu zdolności patentowej od względnych kryteriów nowości i poziomu wynalazczego, które w zwykłym, popularnym znaczeniu są rozumiane jako atrybuty każdego wynalazku (...).

W odniesieniu do „zwykłego potocznego rozumienia”, zgodnie z którym nowość i poziom wynalazczy są rozumiane jako atrybuty wszystkich wynalazków oraz w odniesieniu do odpowiedniego znaczenia terminu wynalazek, Izba uznała, że:

„Podejście efektu technicznego” zaaprobowane przez Lorda Justice Jacoba w wyroku Aerotel/Macrossan (…) wydaje się być zakorzenione w tym drugim zwykłym znaczeniu terminu wynalazek, praktyka, która może być zrozumiała „biorąc pod uwagę kształt starego prawa ( Lord Justice Mustill , loc.cit.), ale co nie jest zgodne z dokonaną w dobrej wierze wykładnią Konwencji o patencie europejskim zgodnie z art. 31 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 r.

Podejście „wkładu” lub „skutku technicznego”, zastosowane w wyroku w sprawie Aerotel/Macrossan, zostało porzucone przez izby odwoławcze EPO dziesięć lat temu, a komisja w sprawie T 154/04 potwierdziła, że istnieją „przekonujące powody” za porzuceniem tego podejścia .

Rada rozważyła to dalej

„Podejście oparte na efektach technicznych (z kierowcą)” zastosowane w wyroku w sprawie Aerotel/Macrossan jest nie do pogodzenia z konwencją o patencie europejskim również z tego powodu, że zakłada, że „nowa i wynalazcza materia całkowicie wykluczona nie liczy się jako„ wkład techniczny ” " (Aerotel/Macrossan, np. paragraf nr 26(2)). Nie ma to podstaw w Konwencji i jest sprzeczne z konwencjonalnymi kryteriami zdolności patentowej (...)”

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Zbiór materiałów dotyczących sprawy Macrossana zebranych przez Neala Macrossana
Komentarz TheLawyer.com
Komentarz Withersa i Rogersa
Analiza FFII
Analiza/przemówienie Wragge and Co z grudnia 2007 r